专利权权属纠纷

董赐奇与佛山市三水区酒厂有限公司专利权权属纠纷一案

广东省高级人民法院 
民事判决书

(2006)粤高法民三终字第334号

 
    上诉人（原审被告、原审反诉原告）：董赐奇，男，汉族，1961年9月15日出生，住佛山市三水区西南街耀华路20号704房，身份证号码440621610915351。 
    委托代理人颜国牛，黎耀斌，广东务正律师事务所律师。 
    被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：佛山市三水区酒厂有限公司，住所地佛山市三水区西南镇文锋西路33号。 
    法定代表人何惠友。 
    委托代理人张晓佳，广东信孚律师事务所律师。 
   上诉人董赐奇因与被上诉人佛山市三水区酒厂有限公司（以下简称三水酒厂）专利权权属纠纷一案，不服广东省佛山市中级人民法院(2006)佛中法民三初字第73号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭进行审理，现已审理终结。 
    原审法院经审理查明：诉争专利的专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利，该专利申请日为2004年8月2日，申请人为董赐奇，授权公告日为2005年2月23日，专利证书中记载专利权人为董赐奇，设计人为董赐奇，该专利现为有效。该专利的主视图以“帝一”两字为设计的要部，左侧含有三水酒厂的关联公司佛山市帝一酒业有限公司出品字样，董赐奇2004年6月27日委托郑斌设计制作的包装设计图上也标明了广东省佛山市帝一酒业有限公司出品字样。 
    董赐奇通过广州三环专利代理有限公司申请了诉争专利，其专利代理申请费先由董赐奇支付，后由三水酒厂报销。
三水酒厂成立于2003年4月13日，董赐奇在2003年7月2日至2005年3月18日系三水酒厂的二位股东之一，至少从2004年6月1日起至2005年1月15日期间在三水酒厂处担任厂长职务。 
    佛山市三水区恒鑫贸易有限公司于2003年5月26日成立，股东为董赐奇和何国真，2004年8月6日该公司变更为佛山市帝一酒业有限公司，2004年12月31日股东变更为董赐奇和何惠友，2005年3月18日股东变更为梁凤贞和何惠友。
    三水酒厂与广东信孚律师事务所签订了委托代理合同，约定代理费为四万元，三水酒厂于委托代理合同签订之日起三日内支付一万元(该款已履行)，另三万元待三水酒厂委托目的实现后支付。
    原审法院认为:

     一、董赐奇在答辩的同时提出了反诉请求，认为三水酒厂无端挑起诉讼，造成了董赐奇的严重经济损失，为此反诉，请求法院作出如下之判决：1、驳回三水酒厂的诉讼请求。2、判令三水酒厂赔偿董赐奇因本案支出的律师费4万元，并承担本案的全部诉讼费用。原审法院认为，提起反诉的条件是反诉与本诉的诉讼请求或者诉讼理由基于同一事实或者同一法律关系。董赐奇的反诉是基于董赐奇认为三水酒厂滥用诉权，而三水酒厂的本诉是基于专利权属纠纷，故董赐奇的反诉与本诉不属同一法律关系，也不属同一事实，董赐奇反诉理由是否成立是要等到本案判决生效才能确定，故原审法院对其反诉不予受理。 
    二、根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”  《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”三水酒厂系“帝一”酒的生产商，董赐奇在申请诉争专利时系三水酒厂的二位股东之一，且为三水酒厂的厂长，其申请的诉争专利的主视图清楚地标明了三水酒厂的关联公司佛山市帝一酒业有限公司出品字样，且时任三水酒厂厂长的董赐奇委托郑斌设计制作的包装设计图上也标明了广东省佛山市帝一酒业有限公司出品字样，由此可知，诉争专利的设计目的是为了给三水酒厂的“帝一”酒作为包装盒使用；且诉争专利代理申请费先由董赐奇支付，后由三水酒厂报销，可见诉争专利的完成还主要是利用本单位的物质条件。综上，诉争专利不但是为了执行三水酒厂单位的任务且主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，因此该诉争专利为职务发明创造。申请专利的权利属于原单位，原单位相应为申请被批准后的专利权人。因此，可以确认ZL200430045785.1专利的申请权、专利权均属三水酒厂。三水酒厂要求确认其为ZL200430045785.1号专利的专利权人的诉请符合法律规定，原审法院予以支持。董赐奇认为诉争专利并非职务发明创造的抗辩没有证据证实，与原审法院查明的事实不符，不予采纳。此外，董赐奇辩称，其转让自有的三水酒厂股权时，按转让合同的规定移交三水酒厂经营资料清单，清楚表明诉争外观设计专利不属于三水酒厂，原审法院认为，该清单仅仅表明董赐奇向三水酒厂移交了哪些资料，而没有表明诉争外观设计专利不属于三水酒厂。关于三水酒厂要求董赐奇承担三水酒厂因本案支出的律师费人民币四万元，调查费人民币一万元的请求，由于三水酒厂为取回本属于自己的专利权，进行了诉讼，需要支付一定的律师费，但本案三水酒厂要求的律师费过高，原审法院将作适当调整；此外，三水酒厂就调查费所举交的证据与本案没有必然的联系，原审法院不予支持。综上所述，原审法院对三水酒厂的这一项诉请部分予以支持。据此，原审法院根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条之规定，判决如下：一、确认三水酒厂系专利号为ZL200430045785.1的酒包装盒外观设计专利的合法专利权人；二、董赐奇在判决发生法律效力后十日内赔偿三水酒厂因本案支出的律师费共25000元；三、驳回三水酒厂的其他诉讼请求。本案案件受理费3010元由董赐奇承担。该诉讼费已由三水酒厂预付，董赐奇应于判决生效之日起十日将此款支付给三水酒厂，原审法院不再作收退。 
    董赐奇不服该判决，向本院提起上诉称：一、原审认定的事实有误，应予以纠正。1、原审认定董赐奇是为了执行三水酒厂单位任务而设计讼争专利属认定事实错误。相反从本案双方的起诉答辩举证及庭审记录来看，董赐奇为“帝一”酒设计的酒包装盒外观设计专利不是执行三水酒厂单位的任务。理由是：①董赐奇作为股东参与三水酒厂的管理工作，酒包装盒设计工作不属于管理工作的范畴，与其本职工作无关，董赐奇的发明创造不是在本职工作中作出的。②三水酒厂在庭审中当庭否定董赐奇为讼争专利的设计人，从来没有将酒包装盒设计工作任务交付给董赐奇。③董赐奇原是三水酒厂单位的股东之一，又是三水酒厂单位管理人员之一，但与讼争专利是否执行三水酒厂单位的工作任务，并没有必然的联系，不是确定一项专利是否执行本单位任务的考虑因素。2、原审认定讼争专利主要是利用三水酒厂单位的物质条件所完成的发明创造，是认定事实错误。董赐奇没有利用专利代理申请费去进行发明创造，而是用自己的时间、精力及物质条件完成了发明创造。另外，董赐奇的酒包装盒外观设计与三水酒厂曾委托广告设计公司设计制作的酒包装盒设计完全不同。讼争专利的设计构思，完全是源于董赐奇“叙福楼酒”包装盒所受的启发。因此，董赐奇是讼争专利的设计人，与三水酒厂及其委托广告设计公司无关。故董赐奇离开三水酒厂单位时，三水酒厂要求董赐奇移交的经营资料清单上并没有讼争的外观设计专利，也反过来证实双方当时已确认讼争的外观设计专利不属于三水酒厂所有。同时，专利年费亦一直由董赐奇自己交纳。二、原审判决适用法律错误，应予纠正。如前述，董赐奇的酒包装盒外观设计专利不是执行三水酒厂单位的任务，不是利用三水酒厂单位的物质技术条件完成的发明创造，不符合《专利法》第六条、《专利法实施细则》第十一条的规定，不是职务发明。原审曲解法律的规定，适用法律不当。请求二审法院：l、撤销原审判决，依法驳回三水酒厂的诉讼请求。2、本案的一、二审费用由三水酒厂承担。 
    三水酒厂答辩称原审判决认定的事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 
    本院经审理查明：二审法庭调查时，董赐奇向法庭提交了：（1）2004年8月13日国家知识产权局广州专利代办处开具的国家知识产权局专利收费收据（号码为No03871610），载明申请号为200430045785.1专利申请费75元，交款人为广东广州三环专利代理有限公司佛山分公司。（2）广东广州三环专利代理有限公司佛山分公司于2006年8月20日出具的证明，证明内容为该司于2004年8月13日向国家知识产权局广州专利代办处所缴纳的申请号为200430045785.1的专利申请费75元为该司代支付费用，该费用是董赐奇本人支付。（3）2004年12月6日国家知识产权局广州专利代办处开具的国家知识产权局专利收费收据（号码为No04418415），载明申请号为200430045785.1的专利年费180元、登记费200元、印花税5元共计385元，交款人为广东詹仲国。（4）詹仲国于2006年8月20日出具的证明，证明内容为詹仲国（广州三环专利代理有限公司专利代理人）于2004年12月6日向国家知识产权局广州专利代办处所缴纳的申请号为200430045785.1的专利年费、登记费、印花税共计385元，为其本人代支付费用，该费用是董赐奇本人支付。董赐奇向法庭提交上述证据的目的是欲证明本案诉争的专利号为CN200430045785.1外观设计专利的专利申请费、专利年费、登记费、印花税等均是其本人支付的，这些费用并没有向三水酒厂报销，董赐奇是本案诉争专利的合法权利人，该专利不属于职务发明。三水酒厂认为董赐奇提交的上述证据不属于新证据的范畴，二审法院不应采纳，由于董赐奇将涉案专利登记在自己名下，导致三水酒厂无法缴纳专利年费。本院认证如下：董赐奇提交的上述证据对董赐奇是否利用本单位的物质条件完成发明创造，涉案诉争专利是否属于职务发明具有重大影响，而且两份收据都是国家知识产权局开具的正式收据，本院对这些证据应当予以采信。 
    另查明，2003年12月27日，广州神鹰广告设计有限公司接受三水酒厂的委托，为三水酒厂设计保健酒包装盒。按双方的约定，广州神鹰广告设计有限公司为三水酒厂设计了保健酒包装盒，从该包装盒实物（A版）的主视图看，以电脑打印的仿宋体“帝一酒”为设计要部，并于2004年5月底前交付给三水酒厂，双方的合同履行完毕。三水酒厂为该次酒包装盒的设计支付了一笔费用。三水酒厂并未采用该设计，三水酒厂又不愿意再另花费用设计新的包装盒，董赐奇由于不是三水酒厂的法定代表人，无权决定三水酒厂再次花费用设计新的包装盒，遂自己根据聚福酒包装盒，重新设计出新的酒包装盒草图，2004年6月27日董赐奇以自己的名义与郑斌签订一份《包装设计版权协议书》，董赐奇委托郑斌就帝一酒（B版）包装及瓶贴设计的版权达成如下协议：郑斌根据董赐奇提供的聚福酒包装盒以及董赐奇初步设计的草图进行设计及制作帝一酒（B版）包装及瓶贴，郑斌可根据美观度进行调整，经董赐奇审定初稿后，再电分出片打样；郑斌完成上述包装盒及瓶贴制作，董赐奇付清费用后，版权归董赐奇所有。郑斌随后按照约定根据董赐奇提供的聚福酒包装盒以及董赐奇设计的草图制作出本案涉案专利的包装盒及瓶贴，其主视图为以书法体的“帝一”酒为要部，董赐奇自己支付了该设计制作费用。2004年8月2日，董赐奇委托广州三环专利代理有限公司向国家知识产权局以自己的名义申请了本案诉争的专利号为CN200430045785.1，名称为“酒包装盒”外观设计专利，并自己支付了专利申请费、专利年费、登记费、印花税。董赐奇只向三水酒厂报销了支付给广东广州三环专利代理有限公司的代理费。 
    2005年2月8日，作为出让方，原股东何惠友、董赐奇与受让人何惠友签署了《三水酒厂有限公司并佛山市帝一酒业有限公司转让经营合同》，指出，三水酒厂及其一体化的佛山市帝一酒业有限公司是何惠友占83.24%股份，董赐奇占16.76%股份的私人合股企业，经股东会议研究，双方商定并于2005年1月20日签署确认了经营方案。一致同意，双方共同作为出让方，将公司的经营权，随同生产设备，生产物料等转让给作为受让方的何惠友，具体内容包括转让项目内容、转让价款及结付办法、双方的权利和义务等。该合同约定出让人董赐奇的权利和义务包括：合同一经确定，出让人董赐奇应即移交有关经营资料，经营工作有关方面关系，及客户联系资料原已签订的购销关系合同，协助处理有关与客户交接关系，此后客户关系与出让人无涉。出让人应结清个人与公司的债权、债务，并于转让后即向受让方交付生产技术资料及文档，保护企业的机密及企业的知识产权，遵守“公司法”防止发生企业的侵权行为等。按照合同的约定，董赐奇于2005年6月9日向三水酒厂移交了按三水酒厂办公室主任黄文辉代表三水酒厂出具及签收的《接受清单》所列的有关资料，在该《接受清单》中共列有包括各种知识产权在内的28项文件材料，其中没有提及本案的专利。 
    又查明，原审判决认定的其他事实基本属实。 
    再查明：三水酒厂于2006年2月9日向广东省佛山市中级人民法院起诉，请求：1、确认申请(专利)号为CN200430045785.1的酒包装盒外观设计专利的设计人申请人、专利权人是三水酒厂；2、由董赐奇承担三水酒厂因本案支出的律师费人民币四万元，调查费人民币一万元，合计人民币五万元；3、由董赐奇承担本案的诉讼费用。董赐奇在一审答辩的同时提起反诉，请求法院判决：1、驳回三水酒厂的诉讼请求。2、判令三水酒厂赔偿董赐奇因本案支出的律师费四万元，并承担本案的全部诉讼费用。 
    本院认为：本案的争议焦点是诉争的专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利是否属于职务发明创造。《中华人民共和国专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”董赐奇作为三水酒厂的股东之一担任三水酒厂的厂长，其本职工作是进行管理，设计酒包装盒并非其本职工作，也未有证据证明三水酒厂曾交付董赐奇从事酒包装盒设计的任务。在三水酒厂2003年12月27日委托广州神鹰广告设计有限公司设计保健酒包装盒，广州神鹰广告设计有限公司于2004年5月底前将以电脑打印的仿宋体“帝一酒”为设计要部的酒包装盒交付给三水酒厂后，三水酒厂并未采用该设计，在三水酒厂不愿意再另花费用设计新的包装盒的情况下，董赐奇由于不是三水酒厂的法定代表人，无权决定三水酒厂再次花费用设计新的包装盒，遂自己根据聚福酒包装盒，重新设计出新的酒包装盒草图，自行委托广州神鹰广告设计有限公司郑斌完成了主视图为以书法体的“帝一”酒为要部的酒包装盒及瓶贴制作，自己支付了设计制作费用，并通过广东广州三环专利代理有限公司以自己的名义向国家知识产权局申请了专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利。该专利的设计费、专利申请费、专利年费、登记费、印花税等均由董赐奇自己支付，这些费用并没有向三水酒厂报销，其只向三水酒厂报销了支付给广东广州三环专利代理有限公司的代理费，可见，就本案所涉专利的设计创作过程而言，设计费用是由董赐奇个人支付的，也没有利用三水酒厂的设备和技术资料等，故本案诉争的专利，并不是主要利用三水酒厂的物质技术条件完成的。尽管三水酒厂支付了“专利代理申请费”，但该费用并非用于涉案专利的发明创造活动，而是用于设计完成后的代理申请，原审法院据此认定“诉争专利的完成还主要是利用本单位的物质条件”，与事实不符。因此，本案诉争的专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利不是职务发明创造，而是董赐奇个人的非职务发明创造，董赐奇是涉案专利的合法权利人。董赐奇按照《三水酒厂有限公司并佛山市帝一酒业有限公司转让经营合同》的约定，于2005年6月9日向三水酒厂移交了按三水酒厂办公室主任黄文辉代表三水酒厂出具及签收的《接受清单》所列的有关资料，在该《接受清单》中共列有包括各种知识产权在内的28项文件材料，其中没有提及本案的涉案专利，也进一步映证了本案双方当事人在移交三水酒厂的文件材料时，并不认为本案诉争专利属于三水酒厂的财产。原审法院认定本案诉争专利是董赐奇为了执行三水酒厂单位的任务且主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，属于职务发明创造，本案诉争专利的申请权、专利权均属于三水酒厂，该认定是错误的，本院应予纠正。董赐奇上诉称本案诉争专利不属于职务发明创造，其是该发明创造的合法权利人的理由成立，本院给予采纳。
     综上所述，董赐奇上诉认为本案诉争专利不属于职务发明创造，其是该发明创造的合法权利人的理由成立，本院给予采纳。三水酒厂请求确认其是本案诉争专利的设计人、申请人、专利权人的理由不能成立，其诉讼请求不应得到支持。原审判决认定的事实及适用的法律错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项规定，判决如下：
     一、撤销广东省佛山市中级人民法院（2006）佛中法民三初字第73号民事判决。
     二、驳回三水酒厂的诉讼请求。
    本案一审案件受理费3010元，二审案件受理费3010元，共计6020元，由三水酒厂负担。
    本判决为终审判决。 

审　判　长　欧修平
代理审判员　高 静
代理审判员　黄伟明

二○○七年十二月十七日
书　记　员　欧阳昊