白酒经销商擅自更换包装仍使用厂家商标是否侵权？

              白酒经销商擅自更换包装仍使用厂家商标是否侵权？

                          中国工商报 黄璞琳

    案情 
    个体户王某是A注册商标白酒在某市的经销商。2011年8月，王某以每箱150元的价格（每箱10瓶），从A酒厂购进100箱共计1000瓶A牌白酒。该10瓶装的白酒一般是拆箱零售。为开展中秋节促销，王某自行委托印刷厂印制4瓶装的特制外包装箱，将A酒厂10瓶装的白酒拆箱后，4瓶一箱装入自制的外包装箱，以每箱120元（折合每瓶30元）的价格对外销售，瓶装酒的包装及标签未作改变。

    王某在自制的外包装箱上，按A酒厂原包装箱所载信息，标注了A注册商标、A酒厂的厂名厂址和联系方式，以及依法应当标注的执行标准号、酒精度、原料、生产许可证编号等信息。新包装箱的材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异，增加了节日促销元素，但材质档次、装潢美感不低于原包装箱，增加的装潢和标志的内容未发现违法之处。王某在促销中，未说明新包装箱是委托他人印制的，有消费者误认为王某销售的是A酒厂新推出的礼品装，甚至有经销商向A酒厂要求订购此种4瓶装的白酒。A酒厂认为王某侵犯其A注册商标专用权，向工商机关举报。

    工商机关根据举报在王某的店铺和仓库内查获其更换包装的A品牌白酒。经A酒厂鉴别，确认箱内白酒是真品。王某承认外包装箱是委托他人印制的。

    分歧

    对王某的行为应如何定性处罚，执法人员有5种不同意见。

    第一种意见认为：王某实施了两个行为，一是擅自委托他人印制附载A注册商标的外包装箱的行为，二是擅自使用该外包装箱装入真品A牌白酒的行为。王某未经A酒厂许可，擅自委托印刷厂印制附载A注册商标的外包装箱，与印刷厂一起构成《商标法》第五十二条第（三）项所指的“伪造他人注册商标标识”的商标侵权行为。但王某使用该外包装箱装入真品A牌白酒，并对外销售的行为，不侵犯A注册商标专用权。王某商标侵权行为的对象，仅限于其擅自委托他人印制的外包装箱，不包括装入的真品白酒，非法经营额应按侵权包装箱的价值计算，即印制涉案外包装箱应付款项。

    第二种意见认为：《商标法》第五十二条第（三）项所述的“伪造他人注册商标标识”，是指未经他人许可仿照他人注册商标的图样及载体，制造出相同的商标标识。“擅自制造他人注册商标标识”，是指未经他人许可在商标印制合同规定的印数之外，又私自加印商标标识的行为。伪造或擅自制造的他人注册商标标识，不仅所载的商标与他人的注册商标相同，而且标识本身的式样、图文、颜色、质地等，也与他人的注册商标标识相同。王某擅自委托印刷厂印制的包装箱，虽然附载了A注册商标，但材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异，王某的行为不属于《商标法》第五十二条第（三）项所指的行为。

    根据《商标印制管理办法》第十三条的规定，涉案印刷厂未尽核查责任，在王某不能提供A商标注册证明或许可使用证明的情况下，为王某印制附载A注册商标的涉案外包装箱，属于《商标法实施条例》第五十条第（二）项所述的故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供便利条件的侵权行为。相应地，王某擅自委托印刷厂印制涉案外包装箱，属于《商标法》第五十二条第（五）项所述的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”侵权行为。王某使用该外包装箱装入真品A牌白酒对外销售，未侵犯A注册商标专用权。因此，王某商标侵权行为的非法经营额，应按侵权包装箱的价值计算。

    第三种意见认为：王某擅自委托印刷厂印制的新包装箱，其材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异。同时，装入真品A牌白酒促销时，王某未说明新包装箱是委托他人印制的，以致消费者将换包装箱后的A牌白酒误认为A酒厂新推出的礼品装。王某自行更换包装箱，会妨碍A酒厂借助原包装箱塑造自己的品牌形象和价值的自主权，甚至可能导致消费者质疑A酒厂的信誉。实际上，已有经销商误认为换包装箱后的白酒，是A酒厂新推出的礼品装，A酒厂也认为王某换包装箱行为侵害自己权益。因此，应当认定王某的行为构成《商标法》第五十二条第（五）项的商标侵权行为，其非法经营额按换包装箱后白酒的价值计算，即每瓶30元乘以1000瓶，共计3万元。

    第四种意见认为：新包装箱的材质、大小、装潢、式样，与A酒厂原包装箱有明显差异，因此，王某换包装箱后的白酒，应视为一种新产品。王某的行为属于《商标法》第五十二条第（一）项所述的侵权行为，其非法经营额按换包装箱后白酒的价值计算，共计3万元。

    第五种意见认为，王某的行为属于对A注册商标的合理使用，不构成商标侵权。

    分析

    笔者同意第五种意见，理由是：

    1.新包装箱的材质、大小、装潢、式样，虽与A酒厂原包装箱有明显差异，但里面装的仍是真品A牌白酒，瓶装酒的包装和标签未作任何改变，且瓶装酒仍是独立消费单位。因此，王某将A酒厂每箱10瓶装的批发件外包装箱，改为每箱4瓶装的零售礼品装，并未对A牌白酒作实质性改变。王某更换A牌白酒外包装箱，继续使用A注册商标进行促销，是将该白酒的生产者信息如实告知消费者，不会导致消费者对该白酒的来源产生混淆误认，也不会造成对A注册商标的淡化。

    2.新包装箱增加了节日促销元素，且材质档次、装潢美感不亚于原包装箱，增加的装潢和标志的内容也无违法之处。也就是说，王某换上新包装箱进行促销，并未降低A牌白酒的价值，相反A注册商标的知名度和美誉度得到了一定提升。王某更换外包装箱促销的行为并未侵害A酒厂对A注册商标享有的任何现实合法权益。

    3.为了促进商品流通，保障贸易活动正常进行，防止对商标权的过度保护和滥用，在各国商标司法或执法实务中，一般都认可商标权国内权利用尽原则或权利穷竭原则。商标权人或其许可使用人将合法附有商标的商品首次投入市场后，商标权人意图通过该商品及所附商标获取经济利益的目的便已实现，商品物权已转移，商标权人在该商品上的商标权利（主要是禁止权）即告穷竭。王某更换A牌白酒外包装箱进行促销，并未改变A牌白酒的实质，也没有改变新包装箱上的A注册商标，根据商标权国内权利用尽原则，A酒厂无权禁止王某使用A注册商标转售涉案白酒。

    4.在商标司法或执法实务中，各国还允许对商标的指示性合理使用。商标指示性合理使用，指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标，客观地说明自己商品或服务源于他人的商品或服务，或客观地指示自己商品的用途、服务对象及其他特性与他人的商品或服务有关。指示性使用他人注册商标，直接指向的是商标权人的商品或服务，但最终目的仍是为了说明指示性使用人自己的商品或服务。指示性合理使用要求使用者同时具备3个条件：（1）若不使用该商标将无法表示，（2）在合理必要的限度内使用，（3）该使用不得暗示其与商标权人存在赞助或者许可关系。

    北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发〔2006〕68号）第26条、第27条第（3）项，就认可商标指示性合理使用。在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识，且满足以下3项必要条件的，属于正当使用商标标识：（1）使用出于善意，（2）不是作为自己商品的商标使用，（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。

    商业经营中，在确保商品质量和消费安全的前提下，经销商基于促销需要，对所经销商品进行分装、配装，或者重新包装，是很常见的，也具有合理性。经销商分装或重新包装的商品，并无实质性改变的，转售时应当标注该商品原来附载的注册商标，否则构成反向假冒商标侵权。另一方面，经销商也有权使用原商品附载的注册商标，指示性说明自己所经销商品的来源。经销商分装、配装或重新包装的商品，已有实质性改变的，未经原商品附载的注册商标权利人许可，不得将原商品附载的注册商标，作为分装、配装或重新包装后的新商品的商标。若新商品与原商品相比，价值未降低或声誉未受损的，经销商有权在合理必要的限度内，使用原商品所附注册商标，指示性说明新商品是利用何品牌商品进行分装、配装或重新包装的。

    5.区分商品或服务来源的识别功能，是商标的基本功能。孔祥俊所著《商标与不正当竞争法原理和判例》中认为：“不损害商标识别功能的使用行为，通常并不构成商标侵权行为。”美国最高法院大法官霍姆斯也曾说过：“一件商标给予其所有人的排他权只能用来保护其产品的声誉，以防止他人的产品利用该商标。在一件标志的使用方式并没有欺骗公众的情况下，该标志还达不到不许别人用来出售真实产品的神圣地步。”

    王某使用A注册商标，转售更换外包装箱但未作实质性改变的A牌白酒，未减损或淡化A注册商标的声誉，也未导致消费者对白酒来源产生混淆误认，未损害A注册商标的识别功能，属于对A注册商标的指示性合理使用，不构成商标侵权行为。消费者将更换包装箱后的A牌白酒，误认为是A酒厂新推出的礼品装，仅是对涉案A牌白酒的装箱者产生误会，并非对白酒来源产生混淆。王某未如实说明更换的外包装箱是其自行印制的，导致消费者对涉案A牌白酒的装箱者产生误会，确有不规范之处，但不足以构成侵犯A注册商标专用权行为。

    6.在本案中，王某委托印刷厂印制附载A注册商标外包装箱的行为，即使未经A酒厂许可，也应认定为合理使用，不构成《商标法》第五十二条第（三）项或第（五）项所述的商标侵权行为。由于王某的行为未侵犯A注册商标专用权，因此，印刷厂为王某印制附载A注册商标的涉案外包装箱，也不构成《商标印制管理办法》第十三条、《商标法实施条例》第五十条第（二）项所述的故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供便利条件的商标侵权行为。