专利权人发送侵权警告函的合法性认定

【案情】

   原告：上海家侣家庭用品有限公司（以下简称家侣公司）

   被告：上海清水日用品制品有限公司（以下简称清水公司）

   原告家侣公司诉称：原告是一家成立于2004年7月，集设计、制造和销售于一体的企业。2004年12月20日左右，原告收到被告的律师函，原告的许多客户也收到了被告的律师函和重要通知传真件。上述函件的主要内容为：认定原告生产的JLS一0301咖啡壶产品是仿造被告的专利产品（专利号为zLo13447041)，并强调原告的这种行为属侵权违法行为，须承担法律责任；销售侵权产品同属违法行为，要求立即停止销售原告产品。被告的上述行为使原告的经销商纷纷取消了与原告的合作，严重影响了原告的产品销售。2006年11月2日，被告的ZLO1344704.1号咖啡壶（sM一2192）外观设计专利经北京市高级人民法院终审判决宣告无效。原告认为，被告不是执法机关，却利用未经实质审查的外观设计专利在原告客户中散布谣言，损害原告声誉，不正当地获取商业利益，并造成原告巨大经济损失，构成捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手商业信誉、商品声誉的不正当竞争行为，故请求法院判令：1．被告立即停止妨碍原告有关咖啡壶正常经营活动的不正当竞争行为；2．被告在《解放日报》、《新民晚报》、《广州日报》、《重庆日报》上公开澄清事实，并向原告赔礼道歉；3．被告赔偿原告经济损失人民币300万元。

   被告清水公司辩称：被告早在2001年9月就自主研发设计了手柄按钮保温瓶并投人生产，于年9月26日向国家知识产权局申请了外观设计专利，2002年5月22日获得授权公告，专利号为ZL01344704.1。2006年11月2日北京市高级人民法院终审判决宣告该外观设计专利权无效，即直至2006年11月2日前，被告的专利始

终处于有效状态。在此期间，被告发律师函、提起专利侵权诉讼等行为，是在拥有有效专利的前提下维护自己的合法权益，客观上也没有捏造任何虚假事实，目的在于解决纠纷。而且被告并未向销售商发过30份重要通知和律师函，这是案外人上海杰夫实业有限公司为争取销售利益擅自采取的行动，该通知上被告的章是虚假的。原告主张的经济损失没有事实依据。综上，被告认为自己的行为不构成不正当竞争，请求法院驳回原告的诉讼请求。

【审理】

 法院经审理查明：被告清水公司于2001年9月26日向国家知 识产权局申请了名称为“咖啡壶 (sM一2192)”外观设计专利，授权公告日为2002年5月22日，专利号为zL01 344704.1。后该专利权于2005年10月21日被专利复审委员会维持有效，于2006年6月20  日被北京市第一中级人民法院一审判决宣告无效，于2006年11月2日被北京市高级人民法院终审判决宣告无效。被告委托律师于2004年12月21日向原告发律师函，大致内容称：原告生产的新家园牌JLs一0301系列产品落人被告上述外观设计专利权的保护范围，原告的行为已构成侵权，须立即停止生产和销售行为、赔偿损失、赔礼道歉，并在10日内作出答复。被告于2006年2月28日向案外人郝玉东发出函告，大致内容称：新家园JLs一0301、0302系列产品仿冒清水2192、3192、4192咖啡壶系列产品，是严重的侵权违法行为，凡经销以上侵权产品的商户立即退市收回，否则将追究法律责任。

   法院经审理认为，鉴于原告提交的现有证据不足以证明被告向其客户（大约32家全国经销商）发送过重要通知和律师函，因此，被告被控涉嫌侵权的行为只包括：1.向原告直接发律师函；么向案外人郝玉东发送函告。对于前者，法院认为，被告向原告发送律师函的行为应属于企业正常的维权行为，因此不构成不正当竞争。对于后者，法院认为，系争函告的内容不存在虚伪事实，被告也没有损害原告商誉的主观恶意，且原告没有提出直接证据证明由于该函告的出现致使原告在相关市场上商誉降低，进而遭受直接经济损失。因此，法院可以认定被告没有散布虚伪事实的行为，也没有给原告造成商誉上的损害，不构成不正当竞争。据此，法院判决驳回了原告的诉讼请求。

   判决后，双方均未上诉。

【评析】

 本案是一起由原、被告之间在另案中的专利侵权纠纷引发的不正当竞争纠纷，原、被告为生产同类产品的制造商，被告在认为原告的产品侵犯了自己专利权的情况下，直接向原告的客户即销售系争产品的经销商发送侵权警告函的行为是正当的维权行为还是恶意破坏竞争对手商誉的不正当竞争行为，是本案最大的争议焦点。虽然就本案而言，由于证据方面存在种种问题，法院最终驳回了原告的诉讼请求，但笔者认为对侵权警告函的内容措辞以及发送范围仍然存在规制的必要，否贝lJ其很可能沦为权利人滥用权利、破坏商业竞争秩序的工具。权利人不当使用侵权警告函本质上是一种滥用权利的行为，但由于在目前的知识产权法框架下对滥用权利抗辩没有明确的法律规定，因此针对这种行为，当事人大多通过反不正当竞争法中的损害商誉条款寻求救济。

   一、专利权人侵权警告函的构成要素及其合法性认定

   专利权人侵权警告函，是指专利权人在发现市场上存在侵犯其专利权的现象时，通过律师或自己以律师函或发布广告的方式向侵权人或侵权人的交易方发出侵权警告，指出侵权对象和后果等。匡在判断专利权人侵权警告函是否合法时，需要考虑的要素包括：1．主体要素，即发送侵权警告函的主体。侵权警告函的主要作用在于保护权利人的法定垄断权，便于权利人及时制止侵权行为，避免损失扩大，降低卷人诉讼纠纷的几率。但事实上根据目前的维权实践，接到侵权警告函的不仅是直接的侵权相对方，更多的是相对方的主要客户甚至市场上的全部经销商，这反过来增加了以破坏竞争对手商誉为目的的不正当竞争行为产生的可能性。因此，为了平衡相关利益，应当将发送侵权警告函的主体限于专利权人以及依法有权提起诉讼的专利实施被许可人，对于他人以专利权人名义或以自己名义发送侵权警告函，都可以推定为有不正当竞争之嫌。另外，侵权警告函涉及的专利还必须是有效存在的专利，对于以失效或被宣告无效或正在申请中的专利为基础提出的侵权警告，也不能视为正当的维权行为。2．内容要素，即侵权警告函的措辞。有观点认为侵权警告函必须如实写明确定的专利权范围、侵权事实等，不仅要写出涉案专利之专利号、专利名称等，更应该明确表示其专利权的范围，指出侵权嫌疑人所为之侵害事实。对于只标示专利号、专利名称，未指明产生侵权的事实，仅泛称存在侵权情形，或称将采取法律追诉行动，影射或隐喻产品制造者涉嫌仿冒等侵权情形的侵权警告函都应当认为其不具有合法性。对此，笔者认为，在损害竞争对手商誉的不正当竞争诉讼中，侵权警告函内容的合法性应以是否会使他人产生误解为标准。对于权利人是否应当在有权机关作出侵权认定后再向其竞争对手的经销商发送侵权警告函，有观点认为，在法院尚未就专利侵权作出认定之前，或在侵权纠纷进人司法程序但尚未经有权机关认定之前，或在取得法院诉前保全措施，但未判决取得终局执行之前，向竞争对手的经销商发送侵权警告函是不具有合法性的。任对此，笔者认为，在目前知识产权保护的大环境下，如果苛求权利人必须在侵权性质得到司法认定之后再发函警告，会延误权利人制止侵权的时机，使侵权警告函失去存在的必要，也就等于否定了侵权警告函作为权利人自力救济的一个重要手段及其积极作用。此外，受针对方完全可以主动以侵权警告函为依据向法院提起确认不侵权诉讼，加速化解警告函给自己的商誉带来的负面影响，在权利人的行为构成不正当竞争或其他滥用权利行为的情况下通过诉讼要求损失赔偿。因此，既然警告函的受针对方有相应的救济手段，权利人先行发送侵权警告函的正当性就应当得到承认。但同时权利人在警告函中的措词必须符合一个理性人对于现行法律的理解，如果有任何超出必要限度的夸大或侮辱性语言，也应当被认为是有恶意而非合法的。3．对象要素，即侵权警告函的接受方。可能接到侵权警告函的对象通常分为三种：直接侵权人（通常为生产商）、侵权人的交易相对方（即经销商）和产品的一般使用者（即普通消费者）。针对不同的接受方发送侵权警告函，其合法性是有区别的。向作为直接侵权人的生产商发送警告函的合法性，无论在法理上还是在司法实务中都是得到承认的，但向生产商的交易相对方发送侵权警告函则存在争议。有观点认为，销售侵权产品也是一种侵权行为，因此向其发函制止侵权行为无可厚非。但也有观点认为，权利人发送警告函主要是与其竞争对手争夺市场利益，并非是单纯的维权行为，因此应当从涉案专利权的状态、类别以及警告函的内容措辞等不同角度综合判断该警告函的合法性。笔者赞同后一种观点。虽然作为涉嫌侵权产品经销商（也即侵权人的交易相对方）对侵权产品具有一定的辨识能力，而且依法也需承担相应的法律责任，向其发送侵权警告函可以起到一定的制止侵权的作用，但毕竟在权利人与侵权人作为竞争对手的情况下，侵权人的交易相对方很可能同时也是权利人的经销商，或者是其需要尽力争取的销售渠道，因此，权利人为避滥用权利、不正当竞争之嫌，在对侵权人交易相对方的警告函的措辞上必须要更加明确、客观，否则其合法性将更容易受到质疑。对于向一般消费者直接发送侵权警告函，大部分观点认为鉴于一般消费者对于专利产品或方法认知程度的局限性以及大部分法律规定对于一般使用者的免责规定，此类警告函对于制止侵权的作用并不大，或者说发函人的目的主要不在于维权而在于破坏竞争对手的商业信誉，因此可以认定其不具有合法性。②4．方式要素，即侵权警告函发送的方法。发送侵权警告函的方法与其被散布的范围有关，可以是向侵权嫌疑人或其交易相对方直接发函或通过报纸等媒介发函。发送范围越广的侵权警告函，对其内容的真实性的要求应当更高，因为受众越广，其中能分辨事实真相的人的概率就越低，对侵权人的影响就越大，侵权警告函成为一种打击竞争对手的手段的可能性就越高，所以，侵权警告函的发送方式也是对其合法性认定的一个重要考虑因素。

   二、关于本案中的侵权警告函合法性认定的不同观

   本案审理过程中，对于被告向原告直接发送律师函，因不存在散布虚伪事实的情形，属于企业正常的维权行为，所以不构成不正当竞争行为的观点，合议庭的意见是一致的。但对于被告向经销商发送函告提出侵权警告的行为，则出现了两种相反的观点。

   一种观点认为，本案被告向案外人经销商发送函告的行为构成对原告商业信誉的损害，理由是：1．在函告中，被告没有将自己的外观设计专利详细描述，会使经销商误认为原告制造的所有产品都侵犯了被告的专利，事实上原告只有个别系列的产品涉嫌侵权；2．函告显然是格式文件，不排除被告可能发给了不只一个经销商；3．被告的外观设计专利最终被宣告无效，对于权利稳定性不高的外观设计专利，被告应当有所预见，并在维权时作出适当的反应。就本案而言，被告的侵权警告函似乎超出了必要的维权范围；4．被告向经销商发送函告的主要目的就是与原告争夺市场，使经销商抵制销售原告的产品，因此，函告的内容必然会造成原告商誉损害。

   另一种观点认为，根据反不正当竞争法的有关规定，经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。本案中，被告的行为并没有损害原告的商业信誉，不构成不正当竞争。具体理由如下：1．函告的内容不存在虚伪事实。被告的专利权虽然于2006年11月2日被终审判决宣告无效，但在2006年2月28日系争函告发出之时尚处于有效状态，且处于专利复审委员会维持专利权有效之后与北京市第一中级人民法院行政一审判决宣告专利无效之前；2．被告没有损害原告商誉的主观恶意。被告在函告中明确了原、被告涉及该外观设计专利的各自产品系列号，经销商可以明确分辨被要求停售产品的范围，不会引起误解。被告在函告中对原告及其销售商行为的定性虽未经司法部门认可，但也未超出相关法律规定的范围，其行为基本属于合理的维权行为；3．原告既没有提出有效证据证明被告向案外人郝玉东以外的其他经销商发出过函告，也没有提出直接证据证明由于该函告的出现致使原告在相关市场上商誉降低，进而遭受直接经济损失。因此，可以认定被告没有散布虚伪事实的行为，也没有给原告造成商誉上的损害。

   根据目前我国专利权的维权现状，在结合案件事实，充分考虑保护专利权人的合法权益与维护有序、公平的市场竞争环境的利益平衡问题后，合议庭最终采纳了后一种观点。通过对本案中的侵权警告函的各个构成要素的考量，本案中的系争侵权警告函无论在主体、内容、方式、对象等各个要素方面都属于合法的范畴。在主体要素方面，被告确实是涉案专利的专利权人，并且专利权在当时也处于有效状态。在内容要素方面，本案被告向经销商发送的函告在描述自己专利方面确实不够详细，没有将外观设计专利的权利范围即产品的图片和照片明示给经销商，但笔者认为，作为专门经销系争产品的经销商，是有能力根据函告中表明的产品系列号分辨出原告被控侵权产品的，因此可以认为被告对侵权事实的描述不会产生引人误解的后果。本案中，原告认为被告滥用专利权的最大理由在于被告的外观设计专利权最终被宣告无效，对此合议庭一致认为，只要专利权人向涉嫌侵权人发出侵权警告信函时专利权仍处于有效状态，之后该专利权的状态不会对权利人发函行为的合法性认定产生影响，除非有证据证明专利权人有将明显不具备授权条件的产品申请专利，主要目的即为不正当攫取市场利益，打击竞争对手。另外，对于被告在警告函中称“原告生产的产品侵权，将追究其法律责任”的措辞，笔者认为这是被告在对专利法的合理理解下产生的结论，如果不允许出现这样定性式的言词，警告函也将失去应有的作用。在对象要素方面，如果警告函的内容措辞较为客观合理，没有侮辱或误导性语言，为了加大维权的力度，被告有权向原告的经销商发送侵权警告函。在方式要素方面，由于原告主张被告向不止一家经销商发送过警告函的证据不足，就本案侵权警告函发送的方式而言，无论从散布范围还是与之相匹配的内容真实程度来看，都不足以损害原告的商业信誉。综上，根据对涉案侵权函各个要素的分析，法院认定被告的行为不构成损害竞争对手商誉的不正当竞争行为。