《专利法实施细则》解评 上海朱妙春律师

　　《专利法》第三次修改后， 已于2 0 0 9年1 0 月1 日起施行。此次修改采用“绝对新颖性”标准，提高专利申请的技术门槛，相应调整或建立了保密审查制度、遗传资源信息披露制度、专利权评价报告制度、强制许可制度等，使得我国的专利法律与国际接轨，这是我国专利制度发展历程中一个重要的里程碑。

　　《专利法实施细则》（下称“细则”）是与《专利法》相配套的行政法规，对《专利法》的贯彻施行和专利制度的正常运作具有十分重要的意义。此次，为了确保《专利法》第三次修改后能顺利实施，我国对《细则》再次进行修改，于2010年2月1日起施行。《细则》不仅对第三次增订的内容予以细化，也对原《细则》中部分内容进行了修订。

　　本文将对此次《细则》的修改进行简要的解读和评论。

　　一、“细则”修订的内容

　　此次对“细则”的修改按其目的主要可分为三类：一、与专利法的第三次修改相一致；二、简化程序，加快审查，方便申请人；三、对专利法进行补充规定。为此，新“细则”总共新增9条规定，删除5条规定，并且对47条规定进行了修改。现简介如下：

　　（一）为配合《专利法》修改，“细则”主要在以下七个方面作修订：

　　1、向外国申请专利的保密审查制度

　　修改前《专利法》规定，中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利。为此，外国公司在中国设立的公司或机构，常常以委托、合作等名义，通过合同约定其发明创造的权利属于在中国境外的母公司，并首先以其母公司名义在外国申请专利，以规避须先申请中国专利的规定。

　　《专利法》第三次修改取消了上述限制，其中，外观设计专利已无任何程序限制。但是考虑到一些专利申请可能涉及国家安全或者重大利益，《专利法》又规定，任何单位或者个人在中国完成的发明和实用新型向外国申请专利，需要报经国务院专利行政部门进行保密审查。新“细则”对保密审查的程序和法律适用做出了更具操作性的规定（第八条、第九条），既确保保密审查工作的正常进行，也确保申请人能够在尽可能短的时间内得知保密审查的结论，以便及时向外国申请专利，具体如下：

　　（1）界定“在中国完成的发明或者实用新型”
　　新“细则”将“在中国完成的发明或者实用新型”界定为“技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型”；

　　（2）明确向国外申请专利提出
　　保密审查请求的几种途径新“细则”将向国外申请分为三个途径，各途径在保密审查请求的提出时段上有一定的差异：①直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应事先向国务院专利行政部门提出请求；②向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求；③直接向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。如直接向我国国家知识产权局专利局PCT受理局提交PCT国际申请的，视为提出了向外国申请专利保密审查请求。但这里需要特别注意的是，只有有资格向中国国家知识产权局提出国际申请的申请人向专利局提交国际申请的，才视为同时提出向外国申请专利保密审查请求。例如，对于外国公司的研发机构在中国完成的发明创造，如果以外国申请人的名义向我国国家知识产权局专利局提交专利国际申请，但由于申请人资格的问题，中国专利局将不作受理审查，而是将申请文件直接转交国际局。对于此种情况，不视为提出了保密审查请求，申请人仍需依照上述第一种途径请求保密审查。

　　（3）规定了国家知识产权局进行保密审查的最长时限
　　新“细则”第九条规定专利申请人提出保密审查的请求之后，国家知识产权局如果认为有可能涉及保密，最迟在四个月之内告诉申请人，最迟在六个月时间内要把最后是否需要予以保密的决定告知申请人。但是一些媒体和企业对该条进行了误读，认为审查需要四到六个月的时间，他们担心这么长的时间足以造成专利假冒的情况。其实这里规定的“四个月”和“六个月”期限是指最长的时间，复杂的情况最长也不得超过这个期限，如果超过了时限没有做出通知，也没有做出最后决定，就允许申请人自己向外国申请专利。笔者认为，这个期限的规定与国际上的普遍作法并不相悖。

　　2、遗传资源信息披露制度

　　由于遗传资源保护意识落后，我国一度成为发达国家攫取遗传资源的目标，如野生大豆、北京鸭等被“混血”改良后再重新用来抢占我国市场。

　　印度、巴西等遗传资源丰富的发展中国家以及瑞士、挪威、丹麦等发达国家均已通过立法来保护本国遗传资源。我国《专利法》此次修改也建立了遗传资源信息披露制度，新“细则”与之相应作了以下修改：

　　（1）根据《生物多样性公约》明确了“遗传资源”的定义，即取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；

　　（2）将“依赖遗传资源完成的发明创造”界定为利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。实践中，涉及到生物资源的发明创造非常多，例如一种烹饪方法，会用到蔬菜、动物等生物资源，但没有涉及到这些生物资源的遗传功能，就不属于《专利法》所称的“依赖遗传资源完成的发明创造”；

　　（3）规定披露遗传资源来源信息的方式及在申请文件中说明来源的具体要求。

　　值得一提的是，新“细则”还进一步明确，专利申请人未满足《专利法》第二十六条第五款规定的“披露来源”要求的，是授权前经初步审查或者实质审查予以驳回的理由，但不是授权后请求宣告专利权无效的理由。与此相对应，属于《专利法》第五条第二款规定的情形，即发明创造的完成依赖于违法获得的遗传资源的，既是授权前经初步审查或者实质审查予以驳回的理由，也是在授权后请求宣告专利权无效的理由。

　　3、实用新型和外观设计专利权的评价报告制度由于实用新型和外观设计专利申请无需实质审查，易于获得授权，一些当事人就依据其明显不符合专利授权条件的实用新型或外观设计专利向法院起诉，给一些企业带来诉扰。新修改的专利法将实用新型专利检索报告制度修改为实用新型、外观设计专利权评价报告制度；对象范围由实用新型专利扩大到包括外观设计专利；请求人范围由专利权人扩大到包括利害关系人；由仅评价是否具备新颖性、创造性扩大到对专利是否符合《专利法》规定的授权条件进行全面分析和评价，以作为审理、处理专利侵权纠纷的法定证据，这可以在一定程度上解决专利权滥用的问题。新“细则”对该制度作了三点相应规定：

　　第一，明确了利害关系人是指有权根据修改后的《专利法》第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人（第五十六条），包括专利实施独占许可合同的被许可人以及由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人；

　　第二，规定了请求和做出专利权评价报告的程序；

　　第三，为了提高行政效率，节约行政资源，新“细则”还规定对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求做出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅做出一份专利权评价报告。
　　在评价报告做出之后，若他人就同一实用新型或者外观设计专利再次提出请求，该如何处理新“细则”并未明确，但规定任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。笔者认为，本着节约行政资源的精神，国家知识产权局不应再重复做出评价报告。

　　4、强制许可制度

　　《专利法》修改一大亮点就是进一步完善强制许可制度，但条款尚不具体，难以操作。新“细则”与专利法相适应，对这一制度做出了更明确的规定。

　　（1）明确“未充分实施”的含义。
　　第三次修改的专利法调整了给予强制许可的理由，明确了专利权人自专利权被授予之日起满3年且自提出专利申请之日满4年无正当理由未实施或者未充分实施其专利的，可以给予强制许可。但“未充分实施”是比较模糊的概念，可操作性不强，增加了执法的随意性。

　　为此，新“细则”明确了“未充分实施”的含义，即专利权人及其被许可人实施其专利的方式或者规模不能满足国内对专利产品或者专利方法的需求。这方面的例子很多，例如，随着全球气候变暖，各国政府和人民对环境保护给予了前所未有的关注，有关保护环境、减少二氧化碳排放的发明创造则显得越来越重要，为了促进这些发明创造得到最有效的实施，在符合条件时就可以按照新“细则”的规定给予强制许可。（2）增加了为解决公共健康问题给予强制许可的具体规定；2007年，加拿大对治疗艾滋病的药物T r i A v ir实施了强制许可，并出口到卢旺达，通过该强制许可生产了26万份药品，相当于卢旺达艾滋病患者两年多的用药量。

　　随着禽流感在全球大流行，拥有抗禽流感药物Ta m i f lu（达菲）专利权的瑞士罗氏公司成为焦点。当一些国家的政府表示将对该专利药品实施强制许可时，罗氏公司立刻向仿制药公司表示愿意接受要求，自愿许可专利。

　　我国同样面临公共健康危机，S A R S、禽流感、甲型H1N1流感接连发生，专利法建立药品专利的强制许可制度完全符合国家利益。为使专利法的原则性规定得以落实，新“细则”增加了操作性条款：第一，明确“取得专利权的药品”是指解决公共健康问题所需的医药领域中的任何专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，包括取得专利权的制造该产品所需的活性成分以及使用该产品所需的诊断用品。

　　第二，为履行国际义务，“细则”第七十四条规定：国务院专利行政部门依照专利法第五十条的规定做出给予强制许可的决定，应当同时符合中国缔结或者参加的有关国际条约关于为了解决公共健康问题而给予强制许可的规定，但中国做出保留的除外。

　　5、管理专利工作的部门对假冒专利行为的查处

　　修改后的《专利法》第六十三条将假冒他人专利行为和冒充专利行为统称为“假冒专利的行为”。为使专利法的规定得到准确的贯彻执行，促进依法行政，新“细则”详细、明确地界定了假冒专利行为的范围，还规定：销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。

　　另外，原“细则”填补了新“细则”的空白，规定专利权人没有按规定标注专利标识的，由专利管理部门责令改正，但遗憾的是对不予改正的法律后果未予明确。

　　6、职务发明创造的发明人或设计人的奖酬制度

　　随着市场经济的不断发展，原《专利法》及其实施细则中有关职务发明创造的发明人或设计人的奖酬制度规定已不能适应实际需要，新“细则”此次主要从三个方面对该制度作了修改（第七十六条至第七十八条）：

　　第一，职务发明创造奖励和报酬的方式和数额，可以由单位和发明人、设计人自行约定，或者也可以在企业依法制定的规章制度里加以规定。如果没有约定，或者在规章制度里也没有规定，就适用“细则”规定的法定标准；

　　第二，奖励报酬标准的适用范围，由原来的仅适用于国有企业单位，扩大到所有的单位，包括所有企业类型；

　　第三，提高了对职务发明人、设计人的奖励数额，具体的是发明专利由原来的2000元提高到3000元，实用新型和外观设计由原来的500元提高到1000元；

　　第四，单位在收取专利许可使用费后应当从中提取一定比例作为报酬给予发明人或者设计人。

　　然而，新“细则”对单位转让专利是否应当给予发明人或设计人报酬却没有做出规定。从支付报酬的角度来看，转让专利和许可实施的性质是相似的，都属于通过专利权获得收益，笔者认为应当同等对待。

　　7、专利转换保护制度专利申请中广泛存在转换保护制度，即申请人利用实用新型专利无需实质审查，授权快的特点，申请时同时选择申报发明专利和实用新型专利两种方式，先用实用新型专利保护，等发明专利申请成功后再放弃实用新型专利。但以前往往有当事人以此违反禁止重复授权原则为由请求宣告他人发明专利无效，司法实践中对此也多有争议。

　　在2008年济宁无压锅炉厂诉专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷提审案中，最高人民法院再审判决认为：《专利法》上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。

　　《专利法》第三次修改与最高人民法院上述判决保持一致，确认专利转换保护不违反禁止重复授权原则。此次“细则”的修改（见“细则”第四十一条）规定了专利转换保护的具体操作程序，主要有两点：第一，申请人应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；

　　第二，在国家知识产权局规定的期限内声明放弃实用新型专利权。申请人应对此予以充分关注。

　　（二）为了简化程序，加快审查，方便申请人，新“细则”主要进行了以下修改：

　　1、减少收费项目，减轻申请人负担

　　原“细则”中办理专利相关各种手续需要缴纳的费用有18项之多。每设立一项收费项目，都有伴随而来的费用缴纳、收费管理、期限监视、误期补救、增缴滞纳金、多缴退还等环节，既增加专利（申请）权人的负担，又耗费大量行政资源。新“细则”取消申请维持费、中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费四项收费项目，删去了原“细则”有关缴纳申请维持费的规定。此外，出现多缴、重缴或错缴专利费用的情况时，新“细则”将专利申请人请求退款的期限从原来的1年更改为3年，以更好地维护申请人的利益。

　　2、放宽享有优先权的限制

　　主要体现为两点：
　　（1）原“细则”规定，申请人未在申请书中写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的，将导致优先权的丧失，这样的规定对于申请人来说过于严格。新“细则”给予其补救的机会：申请人在请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机构中的一项或者两项内容的，可以在指定期限内补正；期满未补正的，才视为未要求优先权。
　　（2）由于其他国家不一定将简
　　要说明作为外观设计专利申请的必要文件，为避免在我国提出的外观设计专利申请享受外国在先申请的优先权时出现障碍，新“细则”规定，外观设计申请的申请人要求外国优先权，其在先申请不包括对外观设计的简要说明，申请人提交的简要说明未超出在先申请文件的图片或者照片表示的范围的，不影响其享有优先权。

　　（三）对专利法进行补充所作的修改

　　1、完善无效宣告制度

　　原“细则”规定，请求人在无效宣告请求的审查程序中撤回其无效宣告请求的，专利复审委员会应当终止审查程序。实践中常有这样的情况发生，即专利复审委员会在请求人提供的证据和已进行的审查工作的基础上，已经足以宣告专利权无效，但请求人由于种种原因撤回了请求，从而使本可以宣告无效的专利仍然维持有效，这不符合设立无效宣告请求程序的本意，也不利于维护公众的合法利益。专利法并未对此做出明确规定。

　　因此，新“细则”增加相应规定，允许专利复审委员会在此情况下有权依法宣告专利权无效。

　　2、专利申请权和专利权有关程序的中止

　　专利申请权或者专利权在国家知识产权局的有关程序可能由于专利权属纠纷或者人民法院采取保全措施而中止。为了进一步促进依法行政，新“细则”明确规定了应当中止的程序的范围。

　　二、新“细则”的不足

　　《专利法》及其实施细则的修改，对我国专利领域的各项制度进行了完善，但仍然存在一些不足之处，有待在日后的实践中进行总结和完善。笔者认为，主要有以下几点：

　　第一，保密审查制度中，虽然规定“在中国完成的发明或者实用新型”，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。但是如何确定“实质性内容”仍然缺少具体标准，对于跨国多机构合作研发的情形，申请人难于判断是否需要进行保密审查。

　　第二，既然专利权评价报告可作为专利侵权纠纷的法定证据，那么它是不是起诉前的必要前置程序？如果专利权人或利害关系人对报告的结论不服又该怎么办？新“细则”都未予明确。

　　第三，新“细则”对职务发明创造的发明人、设计人离职或者死亡的情况下，其是否仍然享有获得奖励或者报酬的权利或者该权利可否被继承也没有规定。

　　第四，专利循环诉讼问题仍然没有涉及。司法实践中，对授予专利权有争议的，可以向专利复审委员会提出宣告无效的申请，对专利复审委员会的决定不服的，可以向法院提起行政诉讼。但法院只能做出维持或者撤销专利复审委员会决定的判决，而不能直接对专利权的效力做出判断。因此这类专利纠纷往往经过专利复审委员会复审、法院一审、二审几道程序，还可能因当事人再次提出专利复审请求而陷入循环诉讼，导致相关专利纠纷久拖不绝，给相关当事人造成极大困扰。笔者就曾代理过多起类似专利案件，深感诉累。遗憾的是，此次无论是专利法还是实施“细则”的修改都仍未涉及这个问题。