外观设计专利权对比文件与注册商标的竞合

外观设计专利权对比文件与注册商标的竞合

（作者：张志胜，北京律师）

2001年3月，李某向国家知识产权局申请某外观设计专利权，同年12月获得该项专利权。2002年3月，某公司对该项专利提出宣告无效申请，理由是：该专利设计与其公司持有的注册商标近似。专利复审委员会做出决定，维持专利局决定，专利继续有效。该公司向法院提起诉讼，法院审理后判决：撤销专利复审委员会做出的行政决定。本案牵涉下属问题：

一、授予专利权的外观设计必须有新颖性并不得侵害他人在先权利

授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上发表过或者在国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人先取得的合法权利相冲突。外观设计具有新颖性，其标准为：既没有在国内外出版物上发表过，也不与国内公开使用的外观设计相近似，更不能相雷同。外观设计不得侵犯他人在先权利，这种权利不仅仅指他人在先的外观设计专利权，还包括他人在先的其他知识产权，如商标权等；因此，用以作为对比文件的材料不局限于外观设计。

二、专利法与其细则在保护他人先在权利方面的冲突

《专利法》第23条仅仅规定了授予专利权的外观设计不得与他人在先权利相冲突。《专利法实施细则》第65条第3款则规定以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或判决的，专利复审委员会不予受理。显然，细则这个规定几乎让《专利法》第23条规定落空了。专利复审委作为审查专利无效宣告申请的机构，应当从实体上审查专利权的合法性等问题，唯独在外观设计专利上需要其他机构的决定作为条件，显然缺乏合理性。

三、法院提供专利法细则第65条要求的材料的可行性

细则第65条所要求的决定，目前没有一个具体的行政机关为申请人提供，作为被申请专利的权利人不可能将自己的专利权证提交给申请人；那么，该规定几乎断绝了申请人通过复审委解决问题的所有途径。转而，申请人只有通过法院审理之后，提交法院判决来申请宣告侵权专利无效。这样一来二去，申请人绕了很大的一个弯子。更离谱的是，即使是这样得到复审委的审查决定，申请人不服的话，又得向法院起诉。真是浪费人财物力。

四、注册商标作为外观设计授权专利对比文件的可行性

注册商标与外观设计在物理性质上具有竞合的可能性，在法律属性上并无冲突。况且，专利法规定不得与他人在先权利冲突，本人认为，在先权利应当包括商标权。那么，作为商标权载体的注册商标成为外观设计的对比文件应当是情理之中的事情。

五、法律依据

1、《中华人民共和国专利法》第23条。

2、《中华人民共和国专利法实施细则》第65条第3款。

（本文系张志胜律师原创作品，未经本人同意，禁止任何形式的转载与抄袭，侵权必究；如有需求或咨询，请致电13520840484）