ODM生产中的知识产权问题

ODM (Original Design Manufacture)是指企业受委托方的委托，运用自主研发的技术或设计并使用委托方的商标生产制造产品的一种生产方式。作为“世界工厂”，OEM（Original Equipment Manufacture）和ODM生产已经成为中国制造业广泛采用的模式。与OEM模式相比，ODM模式在企业的自主创新上有了更大的突破，而其中涉及的知识产权问题也就更加复杂。

商标法律问题

ODM生产中所遇到的商标法律问题与OEM生产中的相似，就是在受托加工的企业使用境外委托方商标（“贴牌”）的过程中，涉及侵犯第三方已经在中国合法取得的商标权。关于ODM生产或OEM生产中商标使用的问题，我国没有专门的立法加以规制，但是相关专门的法律、法规对侵犯他人商标权，非法贴牌的行为有明确的禁止。这里，我们需要集中探讨的是当境外委托方将其在境外注册并拥有合法权利的商标许可给境内的受托方进行贴牌生产时，是否会构成对境内的在相同或相似商品上拥有相同或相似商标的第三方的商标专用权的侵犯。我国《商标法》对侵犯商标专用权行为的认定采用的是“无过错责任”原则。《商标法》第五十二条第一款规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”。也就是说，即使境内受托方并不知悉或没有能力知悉其贴牌的商标与境内第三方的商标在相同或相类似的商品上构成相同或近似，只要实施了贴牌生产行为，就构成侵权。《印刷业管理条例》规定：“印刷企业接受委托印刷注册商标标识的，应当验证商标注册人所在地县级工商行政管理部门签章的《商标注册证》复印件，并核查委托人提供的注册商标图样；接受注册商标被许可使用人委托，印刷注册商标标识的，印刷企业还应当验证注册商标使用许可合同。印刷企业应当保存其验证、核查的工商行政管理部门签章的《商标注册证》复印件、注册商标图样、注册商标使用许可合同复印件２年，以备查验。”《商标印制管理办法》规定：“商标印制委托人委托商标印制单位印制商标的，应当出示营业执照副本或者合法的营业证明或者身份证明。”

在司法实践中，受托生产企业因贴牌商标构成侵犯境内第三方的商标专用权而遭到起诉并以败诉，与境外委托方承担共同赔偿责任告终的案例屡见不鲜。但是，我们在尊重法律形式正义的同时，也应该尊重实体正义，在运用文本解释时，也应该根据立法意图加以解释。商标的意义在于能够在商业活动中作为区别其他商品的显著标识，而商标作用的发挥在于使用。什么是使用？生产能否被视为“使用”？本人认为，商标的使用应该是包括各种让消费者知悉的形式。而在ODM生产或OEM生产中，受托方仅仅加工生产了带有与境内第三方在相同或相类似的商品上相同或相似的商标，这些产品也仅仅是出口境外，并没有在中国市场上流通，没有任何让消费者知悉的渠道和主观故意。因此，仅仅因其生产制造而认定侵权，有违“公平正义”的民法原则。这一点，从最高法院的司法解释中可以得到印证。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条：“认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为准”；第十一条：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”“类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。”如果商标不被实际使用，不面对广大消费者，怎么可能产生“混淆”，没有“混淆”或混淆的可能，“相似”商标、“相似”商品的概念怎么能得到认定，没有对“相似”的认定，又怎么会有“侵权”的认定？从另一角度看，即使侵权成立，受托方是否需要承担赔偿责任也值得讨论。在ODM生产中，商标由委托方提供，对境内受托方课以审查其是否构成与境内其他商标相同或相似的审查义务会给境内生产企业造成很大的障碍。如果境内受托方尽到了合理注意的义务，比如在签订合同之前已经审查过境外委托方的商标权利证明，并且，境外委托方在合同的“陈述与保证”条款中向境内受托方保证其已经尽到审慎审查的义务，保证受托方不会因为商标侵权而受到任何第三方的索赔，那么他日一旦发生商标侵权纠纷，境内受托方亦可以免除赔偿义务。这一点，知识产权相关法律法规中有类似的规定可供借鉴。《商标法》对于销售者销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，只要其能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，免除其赔偿责任；《专利法》规定为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任；《信息网络传播权保护条例》也对提供信息存储空间或提供搜索、链接服务的网络服务提供者提供了“避风港”制度予以保护。虽然ODM生产不属于《专利法》中的销售、许诺销售，但也有别于传统的生产制造，它毕竟是一种加工承揽的法律行为，而且是使用委托方的商标进行的生产。因此，如果侵权行为成立，我认为，赔偿是可以免除或减轻的。这一点在司法实践中也得到了相应的支持：在广州绿色盈康生物工程有限公司诉真和公司一案中，香港盈康公司未经许可，使用广州绿色盈康生物工程有限公司的商标并委托真和公司在相同商品上使用与其相同的商标“ENHVANVOL”的行为均构成对其商标专用权的侵犯。广州市中院作出一审判决，认定香港盈康公司、真和公司构成共同侵权，判令香港盈康公司、真和公司立即停止侵权，香港盈康公司赔偿广州绿色盈康生物工程有限公司人民币48万元，真和公司2万元。但广东省高院终审认为：被控侵权商品全部用于出口，并未在中国大陆销售，广州绿色盈康生物工程有限公司并未因为香港盈康公司的委托加工行为遭受任何损失。[1]可见，广东省高院采用了实际使用原则来判断商标侵权行为。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》也认为：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”

专利法律问题

在ODM生产中，受托方拥有自主研发的专利权，这里面的法律问题主要表现在：在受托方与第三方共同研发或受第三方的委托研发的情况下，委托方委托受托方利用与该第三方共同研发或委托研发的专利生产产品，是否构成对第三方专利权的侵害。

在第一种情况下，《专利法》第八条规定：“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”在第二种情况下，《专利法》第十五条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”

《专利法》第十一条规定：“专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”那么，ODM生产中的受托方将以实施专利制造的产品贴牌提供给委托方，委托方是否构成对第三方的侵权？有这样一个案例，A公司是一家跨国电器制造公司，以ODM的方式委托境内B手机制造商生产手机，其中所使用的关键技术是B受境内另一科技公司C公司委托研发的。根据B公司和C公司的《委托开发合同》，C公司享有专利权，但许可B公司实施专利的权利。由于市场上出售的A公司商标的手机使用的专利技术与C公司的专利相同，C公司将A公司告上法庭。这个案件集中反映了ODM生产中涉及专利权的法律问题。在一组ODM合同中，包含有委托（或共同）开发合同，知识产权许可合同，买卖合同以及保密合同。专利权的归属需要双方约定，在B和C的《委托开发合同》中约定，该项专利归C公司。在专利实施许可合同中，B公司有实施专利的权利以及采取专利方法制造产品的权利。而A公司与B公司存在两种合同关系：一是商标许可合同关系——A公司许可B公司在其制造的产品上使用其商标；二是买卖合同关系——B公司将专利产品卖给A公司，在这一层法律关系中，由于A公司并没有直接实施C公司的专利，只是从B公司买进了专利产品并实施销售，根据“权利用尽”理论，C公司享有的专利权在B公司将产品卖给A公司后就已经用尽了，因此，其再向A公司主张权利是没有法律依据的。

在ODM生产中，委托方和受托方都应该充分重视相关知识产权的保护问题。对于委托方来说，其在委托合同中应当注意保护自己商标权，同时要求受托方对知识产权的权属进行充分披露；对于与受托方共同开发或委托受托方开发的第三方来说，应该在合同中明确权利归属，对于许可实施专利时，应该对于ODM这种特殊的生产方式予以明确约定。

[1] 参见《内地企业受香港企业委托加工含有委托方企业商标的产品，被诉侵犯商标权——法院认定“贴牌加工”侵权需赔偿》，《中国知识产权报》，2009年2月18日第7版