注册商标含通用名称的法律风险及防控建议

【基本案情】

1995年2月14日，中美华东制药有限公司（下称华东公司）经国家商标局批准，取得“百令胶囊”注册商标专用权，注册号为第729130号，注册有效期限自1995年2月14日至2005年2月13日，后经核准，有效期续展至2015年2月13日。

2003年12月16日，国家食品药品监督管理局受理了山东鲁信药业有限公司（下称鲁信公司）和烟台瑞东科技发展有限公司（下称瑞东公司）提交的药品名称分别为“发酵虫草菌粉颗粒”和“发酵虫草菌粉片”的申请。后经国家食品药品监督管理局要求，两公司将申请的药品名称改为“百令片”。2005年7月13日两公司取得药品名称分别为“百令颗粒”和“百令片”药品注册批件及新药证书，批件上列明药品通用名称为“百令颗粒”和“百令片”。其后，两公司分别在其网站上进行了相关宣传。两公司的“百令颗粒”和“百令片”与华东公司生产的“百令胶囊”成分均为发酵虫草菌粉。

华东公司认为鲁信公司和瑞东公司的行为构成商标侵权和不正当竞争，向山东省烟台市中级人民法院提起诉讼，要求鲁信公司和瑞东公司停止侵权行为和不正当竞争行为，并赔偿相关损失。

烟台中院经审理后认定瑞东公司和鲁信公司的行为不构成商标侵权和不正当竞争，驳回原告诉讼请求。判决后，原告华东公司不服，提出上诉，二审法院维持原判。

【案例评析】

一、 “百令颗粒”和“百令片”字样是否对原告“百令胶囊”构成侵权

通常判定是否存在对商标注册专用权造成侵权，是以行为人是否实施了侵害注册商标人专用权的行为为标准。本案中，两被告在国家食品药品监督管理局注册获批的“百令颗粒”和“百令片”药品名称中，均使用了原告华东药厂的注册商标“百令胶囊”中的核心文字，且两被告和原告使用该核心文字的药品的成分均为发酵虫草菌粉，此可谓是在同一类商品上的使用。我国《商标法实施条例》第五十条规定：使用人在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，以此误导公众的，即属于侵犯他人注册商标专用权。据此规定，似乎可以确定本案中两被告构成对原告“百令胶囊”注册商标专用权的侵权。

但对本案涉诉的注册商标认真研究后发现，该注册商标的文字组成—“百令”和“胶囊”却有说道，成为本案判定是否存在权利人被侵权的关键所在。

首先，胶囊的含义是指用于包裹药物颗粒的空心外壳，属于一种“药用辅料”，相当于盛载药品的球形、椭圆形等多种形状的容器。这种外壳普遍被用作多种药物的外包裹，并均被统称为“胶囊”，是盛载药品的容器的通用名称。故而，从“胶囊”的字面上我们无法区分其代表的是何种药物，更区分不出是何厂家生产的药物。显然，文字“胶囊”不能满足《商标法》规定的“商标是能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志”之法定要件，不具有商标特定的属性。

其二，涉诉商标中的“百令”能否限制他人使用?

根据国家食品药品监督管理局颁布的《药品说明书和标签管理规定》中列明药品名称分为药品通用名称和商品名称，同时，《药品管理法》规定药品通用名称须经有关行政机关颁布的国家药品标准加以认定，列入国家药品标准的药品名称为药品通用名称。该法第三十二条第二款规定：“国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准。”本案涉诉的“百令胶囊”在2005年版《中华人民共和国药典》已有记载，为国家标准的药品通用名称，“百令”实际上只能起到区别药品类别的作用，而非区别生产厂家的作用。

《商标法实施条例》第四十九条明确规定了在注册商标中含有本商品的通用名称的情形时，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案两被告在药品上注明药品通用名称，在药品广告宣传中使用药品通用名称，其使用目的在于标注药品名称、类别，并非在于标注生产厂家来源，不属于《反不正当竞争法》中所列的不正当竞争行为。因此，本案涉诉注册商标文字“百令”不能对抗被告的正当使用。

二、注册商标的核心文字为商品通用名称的法律风险

从本案中原告的败诉不难看出，原告所有的注册商标存在着瑕疵，并由此给企业带来了巨大的法律风险。

一件尚未注册的商标在使用和注册时需要考虑该商标是否符合我国《商标法》对商标标识的强制性要求，那么，已经注册的商标是否就无需考虑这个问题呢？对此，本案原告的败诉已经给出了答案。

根据《商标法》的规定，注册商标不得使用该商品的通用名称，否则，该商标不能起到将通过商标将自己的商品与他人的商品区别开的商业目的。不仅如此，如果商标仅为商品的通用名称，还将给注册商标专用权人带来如下法律风险：

1、面临被撤销的法律风险

《商标法》第十一条规定仅有该商品的通用名称、图形、型号等标志不得作为商标注册。该法第四十一条对违反上述规定已经注册的商标，规定由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人也可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

藉于上述规定，如果注册商标所有人所持有的商标标识落入《商标法》的限定范围之内，该商标将面临着商标局直接撤销或被请求撤销该注册商标的法律风险。众所周知，商标就是商品的牌子，是一个企业的标志，一个有声誉的品牌，是一个企业或商标所有人拥有的一笔永久性的精神财富和物质财富。因此，注册商标的被撤销，意味着该品牌商品市场占有份额的缩减和财富的丧失，甚至会影响到企业的信誉、形象，乃至企业的存活。

2、不能阻止他人正当使用的法律风险

商标所有权人常常通过促进技术提高，改进经营治理，提高商品质量，使得商标享有广泛的知名度，赋予了商标较高信誉。但如果该商标属于《商标法实施条例》规定的以商品通用名称作为商标时，则不能对抗他人正当使用。众多的他人无需征得权利人许可即可正当地使用该商标，与权利人争夺市场，分享利益，商标所有权人为创立品牌耗费的大量资金和心血则为他人无偿占用，为他人做了市场推广。而一旦他人使用该注册商标的商品质量不佳，使用此商品的相关公众会误认为是商标权人的商品，对该品牌商品的认可降低，企业的信誉丧失，随之企业将失去市场。同时，因商标所有人权利的瑕疵，注册商标所有人却无法获得法律的保护和侵权损害的救济。

三．注册商标中使用通用名称的法律风险防控建议

1、为防止在注册商标中使用通用名称等《商标法实施条例》列明的不能禁止他人使用的文字、质量、规格等类项，应在注册商标前对拟申请注册商标的标识认真查询，以确定符合《商标法》和《商标法实施条例》规定的能够享有专有权的注册商标标识，从起始就避免因商标瑕疵给企业后续带来的损害。

2、对已注册商标应尽早进行核查，一旦发现注册商标中含有商品的通用名称等不能对抗他人使用的情形，应及时改变注册商标标识并重新提出注册申请。注册商标标识改变后应在商品说明书或标签上进行必要的说明，将对企业的影响降到最低，并为注册商标所有人寻求法律的保护奠定坚实的基础。

3、发现他人使用注册商标的，商标所有人应先对注册商标进行核查，如发现该注册商标确有存在通用名称等不能对抗他人使用的问题，商标所有人应对使用该注册商标之人的使用行为和主观意愿进行调查，以确定使用人是否属于正当使用，是否有恶意使用，或为不正当竞争，在明确商标的真实的法律状态下，慎重提起诉讼。