向美国申请专利须知

时间：2008-05-11 08:54:50 文章分类：律师文萃

1.保护的类型：

包括两种专利，即发明与外观设计，没有实用新型专利。发明保护期限为20年，外观最长可保护14年，均自申请日起计算；

2.申请人：

只允许发明人个人作为申请人，若以公司作为申请人则需要办理让渡手续，即发明人将自己的发明的申请权让渡给有关的公司；

3.需要签署的文件：

若为大实体（多于500人的企业法人单位）包括：

发明人宣誓书与委托书；

若为小实体（个人、少于500人的企业以及非营利性单位）包括：

发明人宣誓书与委托书以及小实体声明书

如果涉及到让渡，则另加让渡书以及受让人的委托书

4.需要准备的资料：

专利说明书，权利要求书，说明书摘要，说明书附图（最好为带阴影的线条图），官方受理语言为英语。

5.注意事项

发明：多重从属权利要求需要多加规费。

外观设计：如果是线条图，则需要加上阴影线以示轮廓立体感；如果是照片，则尽量用深浅不同的灰色来表示。

6.优先权：

在美国提出的发明专利申请可以享用在美国申请日之前的12个月内在中国提出的发明或者实用新型专利的优先权。

在美国提出的外观专利申请可以享用在美国申请日之前的之前6个月内在中国提出的外观专利申请的优先权。

要求优先权时需要准备由中国国家知识产权局专利局出具的在先申请文件副本。

美国是先发明制度，其新颖性要求与中国略有不同，在中国的专利申请公开之日起，一年之内且没有授权的在先的专利申请不影响在后美国申请的新颖性。

7.专利申请流程：

发明专利：

（1）概括简单地来讲，在提出申请之后，大约半个月左右可以收到回邮名信片，确定申请序号及申请提交日；

自提出申请之后二个月左右可以拿到受理通知书；

约18个月左右可以公开该申请；

大约二年左右可以收到第一次审查意见通知书

在答复合格之后USPTO会核准该专利并公告。

（2）发明申请案的种类：

（a）临时申请案：临时申请案不会被审查，本身也不会被批准为专利，它将在申请后一年自动失效。所以临时申请案之申请人必须在临时申请案提出后一年内提出相对应的正式申请案，该正式申请案才能享有临时申请案之申请日。设置临时申请案之目的是让发明人有一年的时间更进一步发展改进其发明，调查市场的需求，筹措申请所需的费用，寻找实施该发明的厂商。

临时申请案须提交的文件有：说明书、附图、发明人姓名、申请费及一张指明该申请案为临时申请案的封面。不需要权利要求书和宣誓书。

（b）正式申请案(一般申请案)。

（3）审查程序（参看末页的美国专利申请流程图）：

（a）程序审查：

USPTO收到新的专利申请案后就转到申请部门（Application Division）。申请部门会审查是否具备说明书、附图、至少一个权利要求、宣誓书和申请费等，如果齐备，则确定一案号和申请日并将包含案号和申请日的回邮名信片寄给申请人（半个月左右）。然后申请部门将申请案转到安全部门审查是否与国家安全有关。安全部门审查后，USPTO会给申请人发出受理通知书（2个月左右），然后转到审查委员会。

（b）选项（Restriction）：

若审查委员会认为该申请案内包含多个发明，即不符合单一性的要求，则发函要求申请人选项或分案。分案的申请如果在原案核准前提出的，则申请人可要求原案申请日之优先权。

（c）核驳：

申请人在收到第一次核驳通知书后，可进行答辩，答辩后如果审查委员会仍认为不符合要求，则第二次核驳为最终核驳。

注意：反对（Objection）：乃是申请文件不符合相关规定之核驳理由。

驳回（Rejection）：乃是不符合35USC112 （充分公开）、35USC102 （新颖性）、35USC103（非显而易见性）等法条之规定的核驳理由。

（d）答辩：

申请人必须一一克服审查员核驳的理由，并须清楚的说明为何经修改的权利要求范围在有引证前案的情况下仍具备专利性，并须说明经修改的权利要求是如何克服核驳理由的。

答辩期为3个月，在缴纳延期规费的情况下，可延长3个月。

（e）最终审定：

如果申请人删除了某些权利要求或将权利要求修改到符合法律的要求，则可以最终审定；否则，审查员会因变更实质内容或产生新议题，将不接受最终审定后对权利要求之修改。

此时，申请人只有通过延续申请案或上诉程序来解决。

（f）延续申请案（Continuation）：

（i）延续案（Continuation）：是指由母案衍生出来的第二个申请案。这只有在母案放弃前或缴纳领证费前提出。

（ii）部分延续案（Continuation-in-part Application 缩写：CIP）：

通常是在发明人对母案之发明又有新的改进时提出，即CIP案包含了母案之实质内容以及新的改进。申请CIP案时，须重新填写表格，申请日与母案相同。

（g）上诉(Appeal)：

提出上诉：

如果在最终审定书发下后的6个月仍不能被核准，则申请人必须在最后一天或之前提出上诉申请（Notice of Appeal）。而上诉的理由须于上诉日起2个月内补送。

上诉理由将被送至USPTO之上诉暨冲突委员会（Board of Patent Appeals and Interferences）。

审查员之回复

处理该案的审查员在审查了上诉理由后，回重新考虑是否核准，如果仍不能接受上诉的理由，则会发下回复书（Examiner´ Answer）。通常新的证据和新的权利要求在上诉时提出是不会被接受的。

上诉人的回应

上诉人对审查员的回复书可在2个月内提出答辩书（Reply Brief）或请求口头听证会（Request for Oral Hearing）,但是审查员通常不会被答辩书所说服，因此只有等上诉委员会作出决定。

上诉委员会的决定可能是：

（i）驳回（Reverse）；

（ii）维持（Affirm）原审查员的决定；

（iii）部分赞成、部分驳回原审查员的意见的决定。

如果上诉委员会维持审查员的决定，则上诉人可以在2个月内向（i）上诉委员会请求复审（Rehearing）；或（ii）向联邦巡回上诉法院或向哥伦比亚特区地方法院提起民事诉讼。

如果上诉人不提起上诉，则申请案就送回原审查员作最后处置：或核准，或驳回。

(h)核准与领证：

若审查员经审查后认为该申请案可以获准，便会发出核准通知书（Notice of Allowance），并限期在3个月内缴纳证书费等。一般缴费后3—6个月就可以领到专利证书。

8.可专利性需要满足的条件：

符合美国专利法下述2条：

   （1）第102条：专利性的条件：新颖性和专利权的丧失如果没有下列任何一种情况，有权取得专利权：　　　　
   （ａ）在专利申请人完成发明以前，该项发明在本国已为他人所知或使用的，或者在本国或外国已经取得专利或在印刷的出版物上已有叙述的。　　　　
   （ｂ）该项发明在本国或外国已经取得专利或在印刷出版物上已有叙述，或者在本国已经公开使用或出售，在向美国申请专利之日以前已达一年以上的。　　　　
   （ｃ）发明人已经放弃其发明的。　　　　
   （ｄ）该项发明已经由申请人或其法定代理人或其承受人在外国取得专利权，或使他人取得专利权，或者取得发明证书而向外国提出的关于专利或发明证书的申请是在向美国提出申请以前，而且已达十二个月以上的。　　　　
   （ｅ）在专利申请人完成发明以前，该项发明已经在根据他人向美国提出的专利申请而批准的专利说明书中加以叙述的。　　　　
   （ｆ）请求给予专利权的发明并非申请人自己完成的。　　　　
   （ｇ）在申请人完成发明之前，该项发明已由他人在美国完成，而且此人并未放弃、压制或隐瞒该项发明的。在决定该项发明的先后次序时，不仅应考虑该项发明的各个体思日期和完成日期，并且应考虑在他人构思以前首先构思而最后完成者的努力。

（2）第103条专利性的条件：非显而易见性的内容

一项发明，虽然并不不与本编第102条所规定的已经有人知晓或者已有叙述的情况完全一致，但申请专利的内容与其已有的技艺之间的差异甚为微小，以致在该项发明完成时对于本专业具有一般技艺的人员是显而易见的，不能取得专利。取得专利的条件不应该根据完成发明的方式予以否定。

外观设计：

审查程序：

（1）申请文件和申请费交予USPTO后，USPTO会给予申请日和申请号，接着将把收据寄给申请人或代理人；

（2）审查：审查员将对该申请文件进行审查；

（3）核准：若审查员认为符合授权的条件，则发出核准通知书，限申请人在3个月内，缴纳证书费；

（4）核驳：若审查员认为（i）图或照片不符合要求，或（ii）已有相同或近似的外观设计申请在先，则回核驳该申请案；

（5）接着，审查员发出核驳审定书，该审定书会建议申请人如何补正，使该申请案符合可以核准的条件。

申请外观设计需要提交的文件：

（1）前言：说明申请人的姓名，使用外观设计产品的名称和简短说明该外观设计的性质；

（2）图式说明