“羊老大”之争 权属纠纷还是注册争议（下） 　　

“羊老大”之争 权属纠纷还是注册争议（下）

作者： 特邀主持人 师安宁 北京大成律师事务所合伙人  发布时间：2009-01-18 11:39:35

根据前述关于商标注册争议与权属纠纷的判别法律规则，“羊老大”系列商标案是典型的商标权属纠纷。首先，两个“羊老大”公司显然没有任何一方否认“羊老大”系列商标的存续效力，而注册争议中则在先权一方必然要否认争议商标的存续效力；其次，两个“羊老大”之间事先存在着关于争议商标的转让、共同使用等基础性法律关系，但注册争议中则各方不存在此类法律关系；第三，北京公司方面只是对“联合声明”中所约定的商标转让效力存有异议；而榆林公司方面则对北京公司没有“转让协议”作为支撑的“商标转让申请表”所代表的转让法律关系之真实性及有效性持有异议；第四，最高法院关于民事案件“案由”规定中本身即设有“商标权属纠纷”和“商标转让合同纠纷”等独立案由。毫无疑问，本案是平等民事主体之间因内部权益处分行为效力及履行方面的纠纷，与是否应经商标评审委员会行政复审无关，当然也不可能涉及到行政诉讼程序机制的启动问题，也就不存在当事人享有对行政或民事救济程序选择权的问题。因此，将商标权属、转让纠纷误认为是商标注册争议并要求以行政复审和行政诉讼程序进行权利救济的观点是完全错误的。

三、司法裁判vs行政核准

  　　商标法专家吕志华（见2005年6月28日《法制日报》报道）在评析本案时曾认为：商标权是须经法定程序才能予以确立的权利，转让商标是确立新的商标权利人的过程，也必须经过商标局的核准和公告。否则，其受让的注册商标不具有法律效力，法院即使做出有效的关于商标权属的民事判决，也不意味着当事人就自动取得了商标专用权。 

  　　应当说，上述观点如果用于解读商标注册争议机制则觉尚可，但其关于否认司法裁判权终极效力的结论则值得商榷。加之，“羊老大”系列商标纠纷一案根本与注册争议无关，所以其结论当然是基于错误判断基础的产物。笔者认为，实务中类似有本案中的“无偿”或有偿处分商标权情形的，受让方有权要求另一方承担对转让合同的继续履行义务，并根据此类判决向商标主管机关直接申请过户。因此，在一方持有商标注册证的情形下，司法机关完全有权用确权判决对商标权属进行重新确认，并不受商标注册证所记载权利状态的限制。此时，法院的司法确权判决效力必然高于商标注册证，其具有直接否决和剥夺注册人商标权的法律效力。而且，国家商标局对法院的司法确权裁判负有协助执行义务，不得以商标权属确认权“专属”于商标主管机关为由而拒绝协助执行。事实上，商标主管机关只有正常的商标行政核准权，对涉及商标民商事权益纠纷并不享有确认权。

四、无偿转让vs赠与合同

  　　清华大学知识产权专家金勇军认为（见2005年6月28日《法制日报》报道）：“联合声明”可以视作合同，其内容是“无偿转让”，显然属于赠与合同。合同法第186条明确规定赠与人具有撤销赠与权。“北京羊老大”在一审中已经公开宣布撤销这种赠与行为，依照合同法，“联合声明”随即失去法律效力。如果赠与人不履行赠与行为或撤销了赠与行为，受赠人能不能依据赠与合同，要求赠与人履行赠与义务？合同法第188条明确规定：“具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与的财产的，受赠人可以要求交付。”本案的赠与声明显然不属于上述内容，因此，“榆林羊老大”不能根据“联合声明”要求“北京羊老大”转让商标权，法院也不能判决“北京羊老大”履行无偿转让商标的赠与合同。

笔者认为，上述“无偿转让”并不属合同法中的“赠与合同”法律关系。赠与合同的本质属性决定了当事人之间不可能存在民商事交易法律关系，而本案纠纷双方是主要股东混同的关联企业，是商事主体中的一种特殊表现形式。双方所签署的“联合声明”实际是关联企业内部对商标权属进行“析产”的法律文件，也是关联企业内部股东所作出的决议性法律文件。在析产法律关系中，无偿转让方当然无权套用赠与合同法律制度来行使撤销权，否则等于单方面撤销了公司内部决议。

  　　事实上，在公司商标实务中这种内部析产法律文件的现实表现形式繁杂。诸如，有商标转让合同、许可协议、联合声明、单方承诺、使用协议、分割协议、注册协议、委托注册书、商标信托管理协议等多种法律文件表达方式，应当注意判别其本质法律关系才能得出正确的结论。因此，如果将某一关联企业向另一关联方“无偿转让”商标权认定为“赠与”的话，则意味着任何关联企业均获得了利用赠与撤销制度而享有拒绝执行公司内部决议的权利，故机械套用赠与撤销制度的观点显然是对相关法律关系解读不清的产物。

五、单方办理vs“二人转”

“羊老大”商标纠纷中，对北京公司有争议的受让行为之真实性和有效性难以作出确认的一个重要因素就是其无法提供“转让协议”作为充分的受让根据。

  　　根据笔者对我国商标转让制度立法变化的研究，我国的商标立法体系以2001年12月1日为界对商标转让法律关系设立要件作出了重大修正。此前，我国的商标转让核准制度十分简单，只要求由受让人单方办理并提供转让申请表即可，而不要求提供任何“转让协议”。

  　　在1983年3月10日国务院首次颁布的商标法实施细则中规定，“申请转让注册商标的，每一个商标申请应当交送转让注册商标申请书一份，并交回原注册证。经商标局核准后，将原证加注发给受让人，并予公告”；此后，国务院于1988年和1993年对该细则进行的两次修订中均保留了转让人对原《商标注册证》的“交回”制度和商标局在原《商标注册证》中“加注”后发给受让人并公告的制度；但到1995年第三次修订细则时取消了对原证的“交回”和“加注”制度，仅规定“申请转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局交送《转让注册商标申请书》一份。转让注册商标申请手续由受让人办理。经商标局核准后，发给受让人相应证明，并予以公告”。可见，国务院关于商标管理的行政立法在防止“盗转”方面实际上存在着制度性倒退的情形。但商标法在2001年10月27日修订时在商标转让法律关系的设立要件方面有了重大的制度性变革，增加了“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请”的规定。可见，转让商标既要有转让协议，又要共同申请。

  　　但是，由国务院颁布并在2002年9月15日起施行的商标法实施条例却并未充分注意到这一立法上的重大变化，仍然原文“抄袭”了旧商标法在1995年第三次修订版中的规定，仅只是照旧规定商标转让“由受让人办理”，而没有按照新商标法的要求设置“双方共同办理”并提交“转让协议”等核准要件。在商标转让核准的实务中，国家商标局亦只注重《条例》这一小法而忽视了商标法本身的严格规定，使商标法在事实上被下位法架空。应该说，我国商标行政立法的上述严重疏漏在导致类似本案纠纷方面存在着重大的制度性瑕疵。笔者建议，国务院应当对商标法实施条例尽速进行修订，以便在商标转让中将新商标法关于“转让协议”和“共同办理”的制度性要件落到实处。

六、时效：争议也应有穷期

  　　笔者认为，要解决这一问题首先应当解构商标权的法律构成要素。商标权是由商标著作权（无论是平面商标或是三维立体商标均受著作权法保护）和商标行政许可权共同结合的产物，无论商标是否获得注册，商标所有人必然享有该商标的著作权。获得注册后将进一步享有具有专属性的商标行政许可权，这是授益行政行为在民商法领域的一种法律表现形态。其次，注册商标权的内容除了商标行政许可权外，尚有对商标著作权中的复制权和署名权的行使。由于复制权的权利期限要受50年保护期的限制而署名权则可永久性受到保护，故在我国现行法律体系下商标权属争议不存在适用诉讼时效制度的法律空间。加之，注册商标权是依许可和依登记而产生的权利，类似于特许物权，这种类物权的属性完全排除了时效制度的适用可能（涉及索赔权除外）。他人对商标的侵权占有和使用不能因时效的经过而合法化，否则即等于保护侵权占有。即便是在权属争议中，争议各方在任何时段都有权提起确权之诉，故亦不可能存在适用时效制度或除斥期间的法律空间。

  　　但在商标注册争议中则完全不同。由于注册争议解决的是在先权与在后权的冲突问题，因此在先权人如果无限期地怠于主张权利的话，当然没有给予其永久保护的必要。因此，商标注册争议必须要受到相应的除斥期间或诉讼时效制度的约束。例如，当异议方之商标为非驰名商标的则应适用5年的除斥期间制度，但异议方之商标构成驰名商标的则不受该5年期间的限制，但应当受民法20年最长诉讼时效的限制。在司法实务中的关键是对某一纠纷到底系商标权属争议或是注册争议作出正确判断。