我国专利法中的商业方法专利问题研究

 ----兼论花旗银行三项专利的有效性     

    作者：董新中

    一、引言

    对于商业方法的含义并没有一个统一的定义或者概念。商业方法通俗讲就是在商业活动中所采用的方法。美国的专利分类第705类中对商业方法所下的定义是：用于商业运作、行政、企业管理或者财务资料表表产生的装置及其相应的方法，其能使资料在经过处理后显著改变或者完成运算操作。该分类还采取了列举的方式列举了一些列具体的商业方法。

   [①]欧洲专利局认为：商业方法是涉及人、社会与金融之间关系的任何主题，具体包括调查用户习惯的方法、市场营销方法、引导用户消费方法等等。[②]我们可以把商业方法的含义大致概括为：为处理或解决商业经济活动或事务而通过人类智力劳动创造的方法或者规则。[③]商业方法可分为传统的商业方法和与计算机、网络等结合的商业方法。在传统的商业方法一般都是一种人的智力活动的规则和方法，因此不具有专利法上要求的技术性，被排除在专利保护的范围之外。但是当传统的商业方法与计算机、网络结合以后，西方发达国家认为其包含了技术的因素，因此被认为具有了可专利性。根据WIPO的解释所谓商业方法专利就是指那些借助数字化网络经营商业的有创造性的商业方法。[④]

    二、美日欧商业方法专利概况

    在1998年美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对Stste Street Bank一案作出判决前，世界各国的专利法立法和实践基本都排除了商业方法的可专利性。但是CAFC对Stste Street Bank一案作出判决后首先在美国将专利方法纳入可专利的范围之内。[⑤]随后日本紧随美国也开始对商业方法授予专利权。欧盟虽然一开始反对美国授予商业方法专利，但是在2000年Pension Benefit Systems Partnership一案中，欧洲专利局上诉委员会一改原来不授予商业方法专利的态度，认为商业方法也具有可专利性。[⑥]目前，美日欧关于商业方法的可专利性方面已经基本趋同，但是在授权条件上仍然存在争议。其中美国对专利方法审查最为宽松，以“实用性”审查代替“技术性”审查，只要商业方法能够用于实际并产生使用效果，就具有可专利性。日本虽然在理论上要求商业方法专利的“技术性”，但是审查实践中通过概念的扩大解释以及其他技术手段放宽了对商业方法的技术性要求。对于纯粹的商业方法日本不授予专利，但是有“技术构思”的商业方法可以获得专利。欧盟相对而言对商业方法专利的审查是最严格的，更注重对商业方法专利申请的“技术性”审查。欧洲专利局对商业方法的可专利性一直是持严格主义态度的，有学者指出：“发明的技术性质是欧洲专利法关于可专利性主题的基石”。[⑦]我国专利法中对于商业方法是否具有可专利性并没有明确的规定，但是多数商业方法被认为是《专利法》第25条所排除的“智力活动的规则和方法”，不具有可专利性。但是在我国与商业方法专利有关的专利分类大多集中于IPC分类号G06F17/60、H04L9/00L和G06F17/30等分类号中。至今为止美国花旗银行、JP摩根大同银行、美国城市集团发展中心有限公司在我国提出了大量的涉及商业方法的专利申请。

    三、我国授予商业方法专利的条件

    一般而言，一项专利是否能被授予专利权或者判断该专利是否有效应当通过四个方面来进行检验：一是其是否具有可专利性，即其是否属于我国《专利法》中规定的可专利性主题；二是看其是否具有新颖性；三是看其是否具有创造性；四是看其是否具有实用性。对上述四个问题中的任何一个回答如果是否定的，就可以否定其专利的有效性。

   （一）商业方法可专利性主题判断

    所谓可专利性主题是指符合专利法立法目的和法定条件的能够被授予专利权的发明创造。虽然我国专利法对专利保护的客体采取正面定义和反面排除的方式作了具体规定，但是对于商业方法是否属于可专利性主题没有明确规定。只是一般认为商业方法属于 “智力活动的规则和方法”而被认为其不具有可专利性。按照我国《审查指南》的解释， “智力活动的规则和方法”不属于可专利性主题，所谓“智力活动的规则和方法”是指人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。智力活动的规则和方法由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案，不能被授予专利权。在《审查指南》中列举了组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度属于“智力活动的方法和规则”。同时对于除主题名称之外其全部权利要求仅仅是一种算法或者数学计算规则，或者程序本身，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。由此可见，纯粹的商业方法以及本质上为商业方法的专利申请，在我国是不能被授予专利权的。但是按照《审查指南》的解释，如果一项发明申请中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，如该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不排除其获得专利权的可能性。在涉及计算机发明专利的问题上，我国《审查指南》第九章第2.2节指出，可授予专利权的涉及计算机程序的发明专利申请，指“凡是解决技术问题，利用技术手段，并可以获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请属于可给予专利保护的客体。”在涉及计算机程序的发明中，有一类型为用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请。这类发明专利申请如果其主题是利用在公知计算机上运行的计算机程序对外部数据进行处理，以解决某个具体的技术问题，那么，由于它所处理的是利用了技术手段，并能够获得技术效果的技术问题，所以，这种发明专利申请属于可给予专利保护的客体。一些商业方法方案即具有该部分的典型特征。另外国家专利局2004年10月1日出台了《商业方法相关发明专利申请的审查规则（试行）》。在该规定中将商业方法分为两类，一类是单纯的商业方法，此类申请不能被授予专利权；另一类是与商业方法相关的专利申请，该类中又分为两种情况。[⑧]但该《规则》仅仅是专利局内部的规定，并未对外进行公布。综上，就我国现行的的规定而言，单纯的商业方法不属于可专利主题，但是如果商业方法与技术相结合，例如与计算机网络技术结合，不能将其排除在可专利主题之外。

   （二）商业方法的新颖性判断

    新颖性是判断专利申请能否被授权的主要条件之一。在新颖性的判断上有绝对新颖性标准和相对新颖硬性标准之分。根据我国《专利法》及《审查指南》的规定，所谓新颖性指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件中。因此，具备新颖性的发明应当既不同于现有技术，也不同于在申请日以前由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件中的发明或者实用新型。由此可见我国专利法中的新颖性是分为两种情况，对于以出版物方式公开的采用的是绝对新颖性标准，即只要在世界范围内有相同技术被出版物公开则不具备新颖性，而对于用其他方式公开的则只要求在国内没有被公开就具备新颖性。对于商业方法的新颖性判断仍然应当以我国专利法的上述规定为依据，审查商业方法专利申请中是否属于现有技术，是否属于抵触申请。但是由于商业方法是一种新型专利，而且我国目前并未建立相关的资料库，因此对于现有技术的把握比较困难。但是作者认为国家专利局应当现在着手建立相关资料库，同时加大宣传力度，鼓励相关起企业、公司已基本行业的专业人员提供相关技术资料，以便在审查时进行判断。

   （三）商业方法的创造性判断

    所谓创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。如果说，新颖性条件是授予专利的“外在新”的要求，而创造性则是授予专利的“内在新”的要求。所谓创造性实质上是对申请的发明在技术难度上的要求。我国专利法对于创造性的规定具备创造性的发明同现有技术相比，应当具有突出的实质性特点和显著的进步。具体判断方式是看该所属技术领域的一般技术人员能否在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者试验而轻易得到该技术方案；或者从从发明的技术效果上进行判断其是否服了技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果或在商业上获得成功。我国专利法及相关规定和《审查指南》对商业方法创造性标准没有专门规定，因此创造性地判断只能参照一般的专利申请进行审查，即审查商业发明与现有技术进行比较。但在对商业方法专利申请的审查和判断中有两个难题：一是对现有技术的确定；二是该领域的一般技术人员的标准确定。如上所述，在我国现在还没有建立商业方法专利资料库，实际授予的商业方法专利又少，因此判断创造性的参照技术及现有技术难以寻找；同时，在我国对于既懂商业运营模式，又懂计算机程序的技术人员也非常缺少，因此一般技术人员的标准也难以确定。有鉴于此，作者认为目前可以吸取国外形影的立法和实践经验对商业方法专利的创造性进行审查；长远之计应当通过立法或者对《审查指南》进行补充来解决上述两个难题。美国对于商业方法专利的审查在创造性判断上不是非常严格。一般来讲创造性主要是审查所申请的发明在技术上的创造性，但是根据Stste Street Bank一案判决所确立的原则，技术上的手段已经不重要了，专利审查的重点已经转向实用性。日本特许厅《软件相关发明之专利审查标准》将非议记录媒体来储存读取的计算机软件排除在可专利主题之外，即如果商业方法没有涉及计算机信息技术的应用原则上不能被认为具有可专利性。但是对于某种在软件技术上获得某种提升，而将所创作出的软件应用于计算机硬件上或者因特网上，并可以得到与创造出某种能实现该特定功能的设备或者装置等同效果，则可以获得专利权。日本在商业方法专利创造性（在日本称之为进步性）上要求对所申请的发明进行整体考虑，该技术进步而且应当达到相关商业领域以及信息技术领域两方面的专业知识的专门人员都不能简单想到或创造出发明，才能具有创造性（进步性）。[⑨]欧盟对商业方法专利的态度是单独的计算机程序和商业方法不授予专利权。但是如果专利申请中包含商业方法和计算机程序，若该发明与某技术领域有关，且可解决某一技术问题，又具备技术特征，则属于可专利主题。在具体创造性的审查中，如果商业方法特征对于同领域的技术人员来说是非显而易见的，但是技术特征是显而易见的，则认为该权利要求缺乏创造性，不授予专利权。[⑩]从上述美、日、欧的立法及审查实践中可以看出，美国的审查模式显然与我国的《专利法》的规定差别太大，无法适用于我国现行的商业方法专利审查；单纯的商业方法也可以被授予专利权，因此其关于创造性的审查标准也不能完全适宜我国借鉴；而欧盟的可专利主题标准以及创造性标准与我国最为接近，因此我国在审查涉及商业方法专利中可以借鉴欧盟的立法与审查实践。

   （三）商业方法的实用性判断

    所谓实用性，是指发明或者实用新型的客体必须在产业上能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。在产业上能够制造或者使用的技术方案，是指符合自然法则、具有技术特征的任何可实施的技术方案。能够产生积极效果，是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其能产生积极有益的经济、技术和社会效果。世界各国专利立法和审查实践中，对实用性标准的审查非常宽松，只要能够具体实施，并且不纯粹是一种损害社会公益，一般都不会已不复和实用性标准而驳回申请。对于涉及商业方法的专利，如果其通过了可专利主题、新颖性、创造性审查之后，如果起没有明显的对他人或者社会不利的效果，一般都可以符合实用性标准

    四、对我国已经授权的花旗银行的专利的有效性之分析

    直至目前为止，我国专利局已经收到花旗银行及其关联银行提出的20项涉及商业方法的专利，特别值得关注的是国家专利局已经授予美国花旗银行三项专利。花旗银行获得的三项专利分别是2002年12月28日国家专利局授予美国花旗银行“电子货币系统”专利[11]；紧接着2003年1月1日又授予地址在联邦德国的花旗银行有限公司“数据管理的计算机系统和操作该系统的方法”专利；四年半之后，在2007年7月11日国家专利局有授权美国纽约国有花旗银行“有限域离散对数密码系统的割圆多项式解构”专利权。至此，花旗银行所申请的20项专利中已经有三项被授权。另外花旗银行的00102262.8号名为“用于实现银行卡交易的方法和系统”和200480021114.9号名为“分析市场营销的系统和方法”申请已经实质审查生效，其能否被授权现在还不能断言。[12]由于花旗银行上述三项专利申请在我国被授权后，至今没有人提出过专利无效的请求，更没有像美国那样经历过司法审判的检验。因此作者认为需要通过认真研究我国《专利法》及其相关法律、法规中关于可专利主题的规定以及专利的授权条件来进行检验。本文作者根据上述我国《专利法》及其实施细则和《审查指南》的规定，结合欧盟的立法与审查实践提出自己的一些粗浅看法，以请教于各位专家。1、花旗银行专利号为92113147.X其主题名称为“电子货币系统”的专利，是一种装置或者系统，也可以产生技术效果，具有可专利性。但是其是否符合新颖性创造性还需进一步检验。但该专利权因为缴纳专利年费已经被终止。专利号为96191072.0名称为“数据管理的计算机系统和操作该系统的方法”的专利，虽然名称上符合可专利性主题，但是该涉及计算机程序的发明执行计算机程序的目的不是解决技术问题，也不是利用自然规律的技术手段，获得的不是受自然规律约束的效果，因此，该发明不属于技术方案，不应当授予专利权。专利号为97182092.9名称为“有限域离散对数密码系统的割圆多项式解构”的专利完全是一种方法专利，但是从其权利要求书中所描述的特征看，完全是由一系列利用数学运算方法构成，没有利用自然规律的技术手段，因此该发明授权显然也是错误的。 

    [①] 原文参阅：http://www.uspto.gov/go/classification/uspc705/defs705.htm#C705S400000。

    [②] 参阅：张平：《回顾与分析---美日欧在商业方法软件上的专利保护之争》，《上海知识产权论坛文集》，上海大学出版社，2006-10-1，第37页。

    [③] 参阅：刘国伟：《商业方法可专利性述评》，http://allenemy.fyfz.cn/blog/allenemy/index.aspx?b 。

    [④] 参阅：http://ecommerce.wipo.int/primer/index.html。

    [⑤] 资料来源：http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=Fed&navby=docket&no=961327。

    [⑥] 资料来源：http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t950931eu1.pdf。

    [⑦] 转引自：刘国伟：《商业方法可专利性述评》，http://allenemy.fyfz.cn/blog/allenemy/index.aspx?b 。

    [⑧] 参阅：朱玲锑、邢锦晖：《中外商业方法专利保护之比较研究》，《世界科技研究与发展》，2006 第5期，82-88页。

    [⑨] 参阅：苏运来《美、日、欧商业方法专利授权条件之比较》，《商业研究》，2007年4期，192页。

    [⑩] 参阅：同上，193-194页。

    [11] 该专利已经于2007年1月10日因为缴纳年费而被终止。

    [12] 上述情况查阅我国国家专利局网站：http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/。查阅日期2007- 11-27日。