侵害单价转基因专利权纠纷案代理词

侵害单价转基因专利权纠纷案

代理词

尊敬的审判长、审判员：

我受本案被告委托、山东贵和律师事务所指派，参与本案诉讼。本代理人根据两次法庭查清的事实和有关法律依据，发表如下代理词，供法庭参考。

一、鲁棉研37号含有的杀虫基因的起源。

（一）原告申请法院调取的证据证明，鲁棉研37号的杀虫基因是CrylA。鲁棉研37号含有的转Bt CrylA基因来源于鲁棉研16号，鲁棉研16号的转Bt CrylA基因来源于GK-12，GK-12的转Bt CrylA基因来源于泗棉3号。

原告申请法院调取的《农业部转基因生物安全评价申报书》的申请表的内容是，单价BT CrylA抗虫棉鲁253即鲁棉研37号，受体生物及品种是棉花泗棉3号，基因1是GFM CrylA BT杀虫基因。鲁棉研37号的原审批安全证书资料的转基因生物名称是鲁棉研16号。上述内容证明，抗虫棉鲁253即鲁棉研37号的杀虫基是CrylA，转基因生物名称是鲁棉研16号，受体生物及品种是棉花泗棉3号。

原告申请法院调取的《转基因抗虫棉安全评价申报书》所附的《一、转基因抗虫棉生产应用安全证书申请表》中的“选育的父母本”的内容是：“通过花粉管通道法将杀虫基因转入中国主推棉花品种泗棉3号中，获得了抗虫转基因棉新品种国抗棉12号（GK-12）。以GK-12为父本育种材料，经与中棉所12杂交转育和系统选择，获得转BtcrylA基因抗虫棉新品种GK30（鲁棉研16号）”。上述内容证明鲁棉研16号的转Bt CrylA基因来源于GK-12，GK-12的转Bt CrylA基因来源于泗棉3号。

原告申请法院调取的《农业生物遗传工程体及其产品安全性评价申报书》第3页一、项目内容摘要中的“通过花粉管通道法将杀虫基因转入中国主推棉花品种泗棉3号中，获得了抗虫转基因棉新品种国抗棉12号（GK-12）。通过分子生物学试验及生物学杀虫试验已证实了基因的整合与表达”的内容，证明泗棉3号是通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种获得的首个品种。

（二）被告提交的证据也证明，鲁棉研37号的转Bt CrylA基因来源于鲁棉研16号，鲁棉研16号的转Bt CrylA基因来源于GK-12，GK-12的转Bt CrylA基因来源于泗棉3号。

被告提交的第1号证据《关于发布山东省第三十九批农作物审定品种介绍的公告》（有关鲁棉研37号的审定公告）、第2号证据鲁棉研16号的品种审定详情、第13号证据《关于公布第二十一批审定品种结果的通知》（有关GK-12的审定公告），上述三份审定公告证明，鲁棉研37号含有的杀虫基因，来源于鲁棉研16号。鲁棉研16号含有的杀虫基因，来源于GK-12。GK-12含有的杀虫基因，系梁山县种子站、山东省种子管理总站、中国农科院生物技术研究中心（该单位是人工合成Bt杀虫基因的发明人，故对该单位以下简称发明人）、江苏省农科院经作所，采用花粉管导入技术将人工合成的Bt杀虫基因，导入泗棉3号经系统选育而成。

二、鲁棉研37号含有的杀虫基因，既早于专利涉及的基因，又不同于专利涉及的基因。

（一）通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种的时间，早于专利申请日。即使鲁棉研37号含有的杀虫基因涉及专利，被告也享有在先使用权。

1、1987年，就已经报道通过花粉管通道法将杀虫基因转入了泗棉3号；转入时间早于专利申请日8年。

原告提交的专利号95119563.8《发明专利说明书》第48页第二段载明的内容“按Jeforson等人(1987)的方法检测，发现约有1%左右由转化种子生长出的籽苗中有GUS阳性反应，结果如下列表6所示”，以及表6 .CUS基因的表达分析，证明在1987年，Jeforson等人在4200粒泗棉3号+基因的种子中就已经检测到53粒有GUS阳性反应，泗棉3号+基因中已含有人工合成的杀虫基因。

2、1995年，以泗棉3号的后代GK-12为亲本，系统选育出鲁棉研16号。泗棉3号的孙子鲁棉研16号的出生时间都早于专利申请日。

原告申请法院调取的《转基因抗虫棉安全评价申报书》所附一、转基因抗虫棉生产应用安全证书申请表中的选育方式及世代的内容证明，1995年以中棉所12号为母本，以GK12为父本杂交系统选择获得鲁棉研16号。选育出含有人工合成的Bt杀虫基因的鲁棉研16号的时间，早于95119563.8的专利申请日。

被告提交的第十四号证据《主要农作物品种审定办法》也证明， GK-12在1997年前已完成同一生态类型区2年以上的品种比较试验，在1995年前就已符合了遗传性状稳定、形态特征和生物学特性一致的申请审定的品种条件，采用花粉管导入技术将人工合成的Bt杀虫基因导入泗棉3号育成GK-12的时间，早于95119563.8专利的申请日1995年12月28日。

（二）鲁棉研37号含有的杀虫基因，不同于专利涉及的基因。

1、鲁棉研37号含有的杀虫基因，与专利涉及基因的核苷酸序列不同。

95119563.8发明专利权利要求书“1、合成的编码苏云金芽孢杆菌杀虫蛋白质或其部分的如附图1所示的核苷酸序列及其同源序列”；“3.根据权利要求1的核昔酸序列，特征在于其具有如附图1所示的核昔酸69至1824的序列”。

原告申请法院调取的《农业生物遗传工程体及其产品安全性评价申报书》第23页和第24页注明的SEQID NO:2的基因序列，与发明专利说明书附图1所列1824个核苷酸序列比较，第1824个位点上的核苷酸不同。发明专利说明书附图1所列的1824个核苷酸是G（即鸟嘌呤），原告申请法院调取的《农业生物遗传工程体及其产品安全性评价申报书》第23页和第24页注明的SEQID NO:2的基因序列第1824个核苷酸是A（即腺嘌呤）。两者存在G与 A的差别。按照遗传规律，G转录出的是C（即胞嘧啶），A转录出的是T（即胸腺嘧啶）。由于G与 A的差别，两者将转录翻译出不同的杀虫蛋白质。

因为被控基因不具有专利的全部技术特征，按照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第七条规定的全面覆盖原则，人民法院应当认定第1824个核苷酸A没有落入专利权的保护范围。

2、专利涉及的基因Cry1A(b)，来源于Cry1A的变种。

原告提交的95119563.8专利说明书第14页，a)杀虫蛋白质的结构基因证明：“本发明的编码杀虫蛋白质氨基端1—445个氨基酸序列，来源于B.t.k.变种HD—1的杀虫蛋白质基因Cry1A(b)序列。编码杀虫蛋白质羧基端446—608个氨基酸序列来源于B.t.k.HD—37的杀虫蛋白质基因序列（见图1）”。证明本发明的杀虫蛋白质基因序列，是杀虫基因Cry1A的变种。

3、鲁棉研37号含有的转crylAb/Ac基因，与专利涉及的Cry1A(b)不相同。

原告提交的证据《2008年第三批农业转基因生物安全证书批准清单》序号13，证明鲁棉研37号含有的是转crylAb/Ac基因。crylAb/Ac，与95119563.8发明专利说明书第14页记载的变种HD—1的杀虫蛋白质基因Cry1A(b)序列不相同。

4、不应将Cry1A(b)纳入专利权保护范围。

鲁棉研37号含有的杀虫基因是crylAb/Ac，专利基因是Cry1A(b)。因为crylAb/Ac与Cry1A(b)不同，所以权利要求中未记载crylAb/Ac，仅在说明书中提及了Cry1A(b)。依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定，不应将Cry1A(b)纳入专利权保护范围。

三、通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种泗棉3号的行为人，是人工合成Bt杀虫基因的发明人中国农科院生物技术研究中心等单位，而不是被告。即使通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种侵犯了专利方法，因为被告没有“使用其专利方法”，所以也不应当承担侵权责任。

被告提交的第13号证据《关于公布第二十一批审定品种结果的通知》证明，是梁山县种子站、山东省种子管理总站、中国农科院生物技术研究中心、江苏省农科院经作所合作人工合成Bt杀虫基因，采用花粉管导入技术导入泗棉3号。中国农科院生物技术研究中心是人工合成Bt杀虫基因的发明人。是中国农科院生物技术研究中心和梁山县种子站、山东省种子管理总站、江苏省农科院经作所等通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种泗棉3号。被告既无能力又未实施通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种的行为，被告未实施《专利法》第十一条规定的“使用其专利方法”的行为，无论通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种的行为是否侵权，被告都不应承担侵权责任。

四、鲁棉研37号不是通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种直接获得的产品，而是后续产品。

中国农科院生物技术研究中心等单位通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种直接获得的产品是泗棉3号，而不是鲁棉研37号。泗棉3号系统选育的第一代是GK-12，第二代是鲁棉研16号，第三代是鲁棉研37号，鲁棉研37号是泗棉3号的第三代孙。鲁棉研37号，是通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种直接获得产品的后续产品。

五、泗棉3号不是依照专利方法直接获得的产品。

因为通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种泗棉3号的时间早于专利申请日，通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种泗棉3号时，专利方法尚未申请专利保护，所以泗棉3号不可能是依照专利方法直接获得的产品。

六、即使泗棉3号是依照该专利方法直接获得的产品，生产经营泗棉3号的后续产品鲁棉研37号的种子，也不构成侵权。

《专利法》第十一条规定，发明专利权保护依照该专利方法直接获得的产品。假设泗棉3号是依照专利方法直接获得的产品，依据最高人民法院办公厅关于印发《最高人民法院知识产权案件年度报告（2010）》的通知，参考借鉴《张喜田与石家庄制药集团欧意药业有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司、吉林省玉顺堂药业有限公司侵犯发明专利权纠纷案》，在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷案件中，方法专利权的保护范围只包含依照专利方法直接获得的原始产品，不包括对原始产品作进一步处理后获得的后续产品的意见，生产销售通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种泗棉3号的后续产品鲁棉研37号的种子的行为，也不构成侵权。

七、鲁棉研37号获得杀虫基因的方法和含有的杀虫基因，都来源合法；即使侵犯专利权，也不应承担赔偿责任。

中国农科院生物技术研究中心是通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种的发明人。发明人通过花粉管通道法将杀虫基因转入棉花品种泗棉3号；又通过系统选育先后获得了GK-12、鲁棉研16号和鲁棉研37号。鲁棉研37号获得杀虫基因的方法和含有的杀虫基因，都来源于发明人，鲁棉研37号获得杀虫基因的方法和含有的杀虫基因的来源都合法。依据《专利法》第七十条规定，即使鲁棉研37号是依照该专利方法直接获得的产品，被告也不应承担赔偿责任。

八、被告生产经营鲁棉研37号种子的权利来源合法，即使侵犯专利权，也不应承担赔偿责任。

被告提交的第5号证据《鲁棉研37使用权转让与技术研发服务协议》证明，鲁棉研37号种子的生产经营权购买于山东棉花研究中心，具有合法来源。依据《专利法》第七十条规定，即使鲁棉研37号是依照该专利方法直接获得的产品，被告也不应承担赔偿责任。

以上代理意见，希望法庭采纳。

武合讲

二〇一四年十一月十日

注：该案以原告撤诉结案。http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sd/sdsjnszjrmfy/zscq/201504/t20150413_7384574.htm